文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分部 薛明華

　　《商標(biāo)法》第四條規(guī)定：“自然人、法人或者其他組織在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中，對(duì)其商品或者服務(wù)需要取得商標(biāo)專用權(quán)的，應(yīng)當(dāng)向商標(biāo)局申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)。不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)予以駁回?！钡谒臈l的立法意圖在于規(guī)制“不以使用為目的”的惡意申請(qǐng)、囤積注冊(cè)等行為和增強(qiáng)注冊(cè)申請(qǐng)人的使用義務(wù)。那么，什么是“不以使用為目的”，什么是“惡意”，應(yīng)考慮哪些因素？本文從“全友”駁回復(fù)審案件略作探討。

　　基本案情

　　全友家私有限公司于2022年03月16日在第2類“著色劑；食用色素；印刷油墨；油漆；清漆；陶瓷涂料；涂料(油漆)；防火漆；木材防腐劑；天然樹脂”商品上申請(qǐng)注冊(cè)了第63293072號(hào)“全友”商標(biāo)，國知局根據(jù)《商標(biāo)法》第四條第一款駁回了該商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)，理由是“該商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)行為涉嫌構(gòu)成不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，且商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人未按要求在法律規(guī)定的期限內(nèi)就實(shí)際使用情況或者真實(shí)使用意圖作出說明，故認(rèn)定該商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)屬于不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，予以駁回”。全友家私有限公司在法定期限內(nèi)提交復(fù)審申請(qǐng)，并提交了企業(yè)介紹、所獲榮譽(yù)、在先裁定書及審計(jì)報(bào)告等證據(jù)。

　　裁定結(jié)果

　　國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局經(jīng)審理認(rèn)為，結(jié)合申請(qǐng)人提交的證據(jù)，綜合考慮申請(qǐng)人企業(yè)業(yè)務(wù)范圍等因素，“全友”商標(biāo)為申請(qǐng)人已獲準(zhǔn)注冊(cè)并長期使用的商標(biāo)，申請(qǐng)商標(biāo)指定使用的油漆等商品與申請(qǐng)人主營的家具類商品具有密切關(guān)聯(lián)性。因此，申請(qǐng)注冊(cè)的注冊(cè)申請(qǐng)符合行業(yè)特點(diǎn)及正常經(jīng)營活動(dòng)所需，并未違反《商標(biāo)法》第四條第一款之規(guī)定，申請(qǐng)商標(biāo)在復(fù)審商品上的注冊(cè)申請(qǐng)予以初步審定。

　　評(píng)析

　　根據(jù)國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局2021年11月16日公布的《商標(biāo)審理審查指南》中關(guān)于“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)”的釋義，“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)”是指申請(qǐng)人并非基于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的需要，而提交大量商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，缺乏真實(shí)使用意圖，不正當(dāng)占用商標(biāo)資源，擾亂商標(biāo)注冊(cè)秩序的行為。

　　概括下來，《商標(biāo)法》第四條所指“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)”應(yīng)包含兩個(gè)要件，即“不以使用為目的+惡意注冊(cè)”。“不以使用為目的”的申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)行為是指申請(qǐng)人在申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)的時(shí)候，既無實(shí)際使用商標(biāo)的目的，也無準(zhǔn)備使用商標(biāo)的行為，或者依據(jù)合理推斷，無實(shí)際使用商標(biāo)可能性；“惡意”是指不以使用為目的大量申請(qǐng)商標(biāo)和意欲借此牟利的意圖。

　　判斷是否構(gòu)成“不以使用為目的的惡意”，應(yīng)綜合考慮申請(qǐng)人所在的行業(yè)特點(diǎn)、經(jīng)營范圍、經(jīng)營資質(zhì)等基本情況；申請(qǐng)人提交的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)的數(shù)量、類別跨度和時(shí)間跨度等整體情況；提交的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)標(biāo)志的具體構(gòu)成、商標(biāo)實(shí)際使用情況，以及申請(qǐng)人在先是否存在商標(biāo)惡意注冊(cè)及侵犯多個(gè)主體注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)等多方面因素，綜合判斷其申請(qǐng)是否明顯不符合商業(yè)慣例、明顯超出正當(dāng)經(jīng)營需要和實(shí)際經(jīng)營能力以及明顯具有牟取不當(dāng)利益和擾亂正常商標(biāo)注冊(cè)秩序的意圖。

　　具體在本案中，申請(qǐng)商標(biāo)“全友”是申請(qǐng)人自成立時(shí)就使用的企業(yè)字號(hào)，已有三十余年的品牌歷史。在申請(qǐng)商標(biāo)申請(qǐng)日前，申請(qǐng)人已有“全友”商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊(cè)并長期使用，且是第20類家具商品上的馳名商標(biāo)。本次駁回復(fù)審指定的商品屬于油漆類產(chǎn)品，這些商品是申請(qǐng)人的家具產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中所必不可少的產(chǎn)品，申請(qǐng)人將“全友”商標(biāo)申請(qǐng)使用在指定商品上既是出于防御的目的，也是為了推進(jìn)“全友”馳名商標(biāo)產(chǎn)業(yè)化所做的預(yù)備注冊(cè)。申請(qǐng)人申請(qǐng)商標(biāo)有實(shí)際使用的可能性，亦不存在通過大量申請(qǐng)商標(biāo)牟利的意圖，故不構(gòu)成“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)”行為。國知局對(duì)申請(qǐng)人的復(fù)審理由予以支持，決定對(duì)申請(qǐng)商標(biāo)在復(fù)審商品上的注冊(cè)申請(qǐng)予以初步審定。

　　綜上，《商標(biāo)法》第四條關(guān)于規(guī)制不以使用為目的的惡意注冊(cè)申請(qǐng)的內(nèi)容，從源頭上制止不以使用為目的的惡意注冊(cè)申請(qǐng)行為，使商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)回歸以使用為目的的制度本源。但在實(shí)踐中，確有企業(yè)基于防御目的或者為具有現(xiàn)實(shí)預(yù)期的未來業(yè)務(wù)而預(yù)告適量申請(qǐng)商標(biāo)，若遇到類似的駁回，應(yīng)積極復(fù)審，盡量收集提交已對(duì)商標(biāo)進(jìn)行使用或準(zhǔn)備使用的證據(jù)，克服該條款障礙。