文/北京市集佳律師事務(wù)所上海分所 王晗 陳童潔

　　案件引入

　　近日，集佳律師事務(wù)所幫助客戶A公司成功撤銷其在中國國內(nèi)被搶注的商標，并為其進入中國市場提供系列商標布局策略。實踐中存在不少跨國企業(yè)進入中國市場時發(fā)現(xiàn)自有商標已經(jīng)在中國被搶注的現(xiàn)象，跨國企業(yè)如何進行預(yù)先的商標布局以及發(fā)現(xiàn)商標被搶注后如何應(yīng)對？本文以該案為引入提供相應(yīng)的建議與思路。

表1 爭議商標基本情況

　　跨國企業(yè)A公司進入中國市場的過程中將其長期使用的標志AUROBINDO在中國申請注冊商標，于2021年12月提出注冊商標申請，國家知識產(chǎn)權(quán)局經(jīng)審查后決定駁回注冊申請，理由是該商標與自然人張某在類似商品上已注冊的第26533379號“AUROBINDO”商標近似。面對自有商標在國內(nèi)被搶注的情況，A公司隨即向國家知識產(chǎn)權(quán)局商標局提交撤銷三年不使用申請，申請撤銷張某名下第26533379“AUROBINDO”商標在第5類“化學(xué)藥物制劑；醫(yī)用藥物；醫(yī)藥制劑”等全部核定使用商品上的注冊。同時A公司于2022年3月申請駁回商標注冊申請復(fù)審，以引證商標處于撤三之中，其權(quán)利狀態(tài)不確定為由請求對本案予以緩裁。2022年9月，國家知識產(chǎn)權(quán)發(fā)文通知撤銷張某名下第26533379“AUROBINDO”商標。此外，A公司也在其他與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的商品類別上申請注冊“AUROBINDO”商標，完善其在中國商標布局。目前A公司在第5類“醫(yī)藥制劑；醫(yī)用藥物；補藥；藥用化學(xué)制劑；醫(yī)用化學(xué)制劑；針劑；原料藥；生化藥品；片劑”申請的“AUROBINDO”商標已成功注冊。

　　案例啟示：如何應(yīng)對惡意搶注

　　以本案為例，A公司未能在進入中國市場前提前做好國內(nèi)的商標布局，過程中發(fā)現(xiàn)商標已經(jīng)被他人搶注，此時應(yīng)盡快了解中國商標法律政策，查明本企業(yè)商標被搶注的具體情況，結(jié)合中國相關(guān)法律作出應(yīng)對?；谠谙葥屪⑸虡颂幱诓煌A段，可以采取不同的應(yīng)對措施。以下圖為例：

圖1 商標法律生命周期爭議解決時間軸

　　1.針對初審公告期內(nèi)的商標：提出商標異議申請

　　跨國企業(yè)可以依據(jù)《商標法》第三十三條對初審公告期內(nèi)的爭議商標提出異議。商標異議審查是書面審查，所以異議人提供的證據(jù)材料是其異議成功的關(guān)鍵。一般情況下需要提供異議人身份證明、產(chǎn)品銷售合同或發(fā)票、商標的設(shè)計說明、商標的使用證據(jù)、異議人相關(guān)商標的注冊及申請情況以及對方惡意搶注的相關(guān)證據(jù)等。注意異議期是自商標公告之日起三個月內(nèi)，一旦發(fā)現(xiàn)惡意搶注人的商標申請還在異議期，一定要及時提出商標異議，在早期解決商標的爭議糾紛，一旦惡意搶注人獲準注冊，跨國公司需要付出更多的維權(quán)時間及成本解決糾紛。

　　2.針對已注冊商標：提出商標撤三或商標無效申請

　　實踐中更多數(shù)情況是跨國公司進入中國市場的過程中發(fā)現(xiàn)已經(jīng)有搶注人獲得了中國相關(guān)的商標權(quán)，此時可以選擇商標撤三或商標無效的方式應(yīng)對。另外，針對爭議商標及類別的注冊商標申請應(yīng)與爭議標撤三或無效申請一同提出。

　　（1）撤銷連續(xù)三年停止使用注冊商標的申請

　　商標撤三的首要條件需要爭議商標注冊滿三年才能提出，因此跨國公司遇到商標搶注時，可以首先通過互聯(lián)網(wǎng)等渠道確認爭議商標的注冊時間并初步檢索爭議商標的使用情況，如有不使用或不規(guī)范使用的情形，可以考慮提出商標撤三申請。

　　● 查詢爭議商標權(quán)利人是自然人還是法人，一般情況下自然人商標閑置的可能性更大；

　　● 查詢爭議商標權(quán)利人的主營業(yè)務(wù)是否是需要經(jīng)營資質(zhì)的特定行業(yè)，如果是特定行業(yè)且權(quán)利人沒有相應(yīng)資質(zhì)則其無法在該行業(yè)正常使用商標；

　　● 查詢爭議商標權(quán)利人是否有規(guī)范使用商標的行為；

　　● 查詢爭議商標權(quán)利人主營業(yè)務(wù)是否與該商標注冊的類別相一致，一般情況下權(quán)利人主營業(yè)務(wù)與商標類別不相關(guān)的撤銷成功率更高。

　　（2）申請商標無效宣告

　　如爭議商標注冊未滿三年，或者爭議商標已進行商標使用，可以依據(jù)《商標法》規(guī)定，請求宣告該爭議商標無效。在商標搶注案中，商標無效申請多依據(jù)《商標法》第三十二條“搶注他人在先已經(jīng)使用并有一定影響的商標”。其中，“不正當手段”主要指搶注人與商標使用人本身就存在同業(yè)競爭關(guān)系或有相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系，明知或應(yīng)知商標使用人在先使用商標，仍故意搶注，證據(jù)應(yīng)著重證明搶注人明知或應(yīng)知的狀態(tài)。針對“已經(jīng)使用并有一定影響的商標”的舉證，申請人應(yīng)主要提供商標使用證據(jù)，尤其是爭議商標申請日之前的使用證據(jù)，以證明實際使用商標的時間、區(qū)域；還應(yīng)提供使用商標的產(chǎn)品的銷售量、推廣宣傳證據(jù)等，以證明商標具有一定影響力。除《商標法》第三十二條外，《商標法》第四十四條、第四十五條還列舉了其他商標無效的事由，例如，不以使用為目的的惡意商標注冊（第四條）、侵犯在中國已經(jīng)馳名的商標權(quán)益（第十三條）、代理人、代表人或者有特殊關(guān)系的他人惡意搶注（第十五條）等。

　　應(yīng)當注意，我國《商標法》對相對理由的無效宣告有5年的時間限制（馳名商標不受五年時間限制），因此一旦發(fā)現(xiàn)商標被搶注，一定要及時做出應(yīng)對，切忌“暫緩”處理，如果企業(yè)一緩再緩，一旦超過五年就不能隨意申請被搶注商標無效，此時企業(yè)只能選擇放棄該商標及相關(guān)市場或者接受高價許可等不利條件。

　　3.根據(jù)實際案情選擇相應(yīng)的爭議解決途徑

　　針對爭議商標的確權(quán)途徑，除了上文提到的商標異議、商標撤三與商標無效外，部分情況下還可以與搶注方溝通，以和解的方式處理商標糾紛，節(jié)省時間成本。倘若溝通無效，需要采取更進一步的應(yīng)對措施，也可以考慮同時向搶注方發(fā)律師函、警告信，通過公開途徑刊登權(quán)利公告，聲明本企業(yè)對商標的權(quán)利，給搶注方施加壓力。

　　同時，為高效、低成本拿回中國地域被搶注的商標，跨國企業(yè)應(yīng)盡早收集相關(guān)商標的使用證據(jù)、已經(jīng)馳名的證據(jù)、搶注人惡意的證據(jù)等，因為應(yīng)對商標搶注的部分措施成功的關(guān)鍵就在于跨國企業(yè)是否有充足的證據(jù)證明自己對商標的在先權(quán)利。

　　跨國企業(yè)在華商標布局與管理

　　1.在華商標布局策略

　　商標權(quán)具有地域性，一個國家根據(jù)本國商標法授予的商標權(quán)僅在該國有效，對其他國家沒有約束力。對于想要進入中國市場的跨國企業(yè)，如果不在中國注冊商標，意味著其商標在中國無法得到保護，而且一旦他人在中國搶先申請注冊相同或相似商標，跨國企業(yè)在中國使用該商標或?qū)⒚媾R巨大的侵權(quán)風(fēng)險，其進軍中國市場的計劃也將受到一定阻礙。

　　根據(jù)實踐，中國商標注冊申請的平均審查周為半年左右，如遭遇駁回等情況，則需要更久，因此提前進行商標申請的布局就尤為重要。在進入中國市場時，跨國企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身需求、戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營業(yè)務(wù)、中國法律，選擇合適的商標和類別。以生物醫(yī)藥企業(yè)為例，可以優(yōu)先考慮以司標、藥品名等作為核心商標，在第5類藥品、第10類醫(yī)療器械、第35類廣告等類別進行商標布局。

　　如遭遇商標搶注，除了通過上文所述途徑爭取被搶注商標外，還需補救自己在中國的商標版圖。針對在中國未被搶注的標志及類別，及時在中國提出商標注冊申請。

　　2.商標使用證據(jù)留存與管理

　　商標使用的法律概念規(guī)定于《商標法》第四十八條：本法所稱商標的使用,是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中,用于識別商品來源的行為。實踐中有實操性的使用證據(jù)包括發(fā)票、合同、廣告及產(chǎn)品等。

　　及時保留商標使用證據(jù)能夠幫助跨國企業(yè)順利獲得商標，并為其日后可能面臨的商標糾紛提供關(guān)鍵性依據(jù)，提高跨國企業(yè)在糾紛中的談判地位及勝率。在商標駁回復(fù)審、異議、撤三答辯、無效、馳名商標證據(jù)中商標使用證據(jù)都起著關(guān)鍵性作用。在今年剛發(fā)布的《中華人民共和國商標法修訂草案（征求意見稿）》中，也增加了商標注冊人對商標使用情況的說明的要求，如不注意使用證據(jù)的留存，或?qū)⒚媾R撤銷風(fēng)險。

　　3.商標監(jiān)測

　　跨國企業(yè)應(yīng)當建立商標管理制度與規(guī)范，在商標被駁回、異議、撤三、無效及需要續(xù)展等時能盡快掌握商標動態(tài)，及時應(yīng)對，最大程度上保護企業(yè)的商標權(quán)利。

　　同時應(yīng)當建立商標監(jiān)測機制，監(jiān)測競爭對手及相同近似商標的申請情況，能夠及早發(fā)現(xiàn)相同近似商標并在早期采取異議等有效措施阻止其注冊，將對企業(yè)可能產(chǎn)生的負面影響降到最低；也能幫助企業(yè)掌握競爭對手及行業(yè)的商業(yè)發(fā)展趨勢，及時調(diào)整企業(yè)的經(jīng)營策略。