文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分部 林素素

　　一、基本案情

　　2019年01月15日，北京鼎業(yè)天成投資管理有限公司向國家知識產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局提交撤銷三年不使用申請，申請撤銷弗歐意大利股份公司名下第8762418“ZARA及圖形”商標(biāo)在第30類“新鮮的(意式)面食”等全部核定使用商品上的注冊。弗歐意大利股份公司在收到商標(biāo)局下發(fā)的提供使用證據(jù)通知后，于規(guī)定期限內(nèi)提交了答辯理由及被申請商標(biāo)在指定期限內(nèi)（即2016年01月15日至2019年01月14日）的使用證據(jù)。2019年08月27日，商標(biāo)局經(jīng)審查，裁定被申請商標(biāo)不予撤銷。

　　2019年09月12日，北京鼎業(yè)天成投資管理有限公司就商標(biāo)局上述撤三裁定向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出復(fù)審申請，請求國家知識產(chǎn)權(quán)局撤銷第8762418“ZARA及圖形”商標(biāo)在第30類全部核定使用商品上的注冊。弗歐意大利股份公司在收到國家知識產(chǎn)權(quán)局下發(fā)的撤銷復(fù)審答辯通知后，于規(guī)定期限內(nèi)提交了被申請商標(biāo)在指定期限內(nèi)（即2016年01月15日至2019年01月14日）的使用證據(jù)，復(fù)審階段的使用證據(jù)與撤三階段的證據(jù)基本一致。國家知識產(chǎn)權(quán)局經(jīng)審查認(rèn)為：本案中，證據(jù)3顯示弗歐股份有限公司與扎拉面食股份公司簽署了商標(biāo)使用許可合同，許可扎拉面食股份公司使用“PASTA ZARA”等商標(biāo)，使用范圍為食品及食品加工方面，特別是用于人類消費(fèi)的干意大利面，合同自2010年6月1日生效，有效期為10年。證據(jù)4顯示扎拉面食股份公司授權(quán)大昌三昶（上海）商貿(mào)有限公司為其中國官方經(jīng)銷商。證據(jù)7為扎拉面食股份公司與大昌三昶（上海）商貿(mào)有限公司在指定期間內(nèi)關(guān)于意大利面等商品的交易文書，其中顯示的商標(biāo)雖與復(fù)審商標(biāo)不完全相同，但未改變復(fù)審商標(biāo)的主要部分和顯著特征，故可視為復(fù)審商標(biāo)的使用。上述證據(jù)結(jié)合其余在案證據(jù)可以形成完整證據(jù)鏈以證明復(fù)審商標(biāo)于指定期間內(nèi)在“意大利面條”商品上進(jìn)行了《商標(biāo)法》意義上的使用?？紤]到“新鮮的(意式)面食”等其余商品與“意大利面條”商品屬于類似商品，故復(fù)審商標(biāo)在上述商品上的注冊也可予以維持。依照《中華人民共和國商標(biāo)法》第五十四條、第五十五條的規(guī)定，國家知識產(chǎn)權(quán)局裁定復(fù)審商標(biāo)在復(fù)審商品上的注冊予以維持。

　　2021年03月01日，北京知識產(chǎn)權(quán)法院向商標(biāo)權(quán)利人弗歐意大利股份公司出具參訴通知，告知其已于2020年11月4日受理北京鼎業(yè)天成投資管理有限公司就本案撤銷復(fù)審決定書提起的行政訴訟案，通知弗歐意大利股份公司作為第三人參加訴訟。弗歐意大利股份公司在訴訟階段向法院提交了撤銷復(fù)審階段部分證據(jù)的公認(rèn)證原件及翻譯等證據(jù)材料。北京知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認(rèn)為：第三人在行政階段提交的證據(jù)3、4可以證明第三人許可扎拉公司在干意大利面商品上使用“PASTA ZARA”等系列商標(biāo)，扎拉公司授權(quán)大昌永昶公司為其中國官方經(jīng)銷商。證據(jù)7中的發(fā)票、裝箱單可以證明扎拉公司在指定期間內(nèi)向大昌永昶公司銷售了意大利面商品。其中，發(fā)票上顯示有“PASTA ZARA及圖”標(biāo)志，與訴爭商標(biāo)相比，其實際使用的“PASTA ZARA及圖”標(biāo)志增加了“PASTA”文字且圖形部分與訴爭商標(biāo)略有差異，但考慮到第三人名下的注冊商標(biāo)沒有與本案訴爭商標(biāo)相近的商標(biāo)，且其實際使用的“PASTA ZARA及圖”未改變訴爭商標(biāo)的顯著特征，因此，可以認(rèn)定是對訴爭商標(biāo)未改變顯著特征的使用?！梢哉J(rèn)定在指定期間內(nèi)第三人實際銷售了帶有訴爭商標(biāo)的意大利面條商品，訴爭商標(biāo)在“意大利面條”商品上進(jìn)行了真實、合法、有效的商業(yè)使用。訴爭商標(biāo)核定使用的“新鮮的(意式)面食”等商品與“意大利面條”商品為類似商品，故訴爭商標(biāo)在全部核定使用商品上的注冊均應(yīng)予以維持?！瓝?jù)此，依照《中華人民共和國行政訴訟法》第五十八條、第六十九條之規(guī)定，北京知識產(chǎn)權(quán)法院判決如下：駁回原告北京鼎業(yè)天成投資管理有限公司的訴訟請求。

　　撤三申請人北京鼎業(yè)天成投資管理有限公司就上述一審判決上訴至北京市高級人民法院，2021年9月16日，北京市高級人民法院受理本案，經(jīng)審理，二審法院在其于2022年02月14日所做的第（2021）京行終7128號判決中認(rèn)為：弗歐公司在行政階段提交的證據(jù)3、4可以證明其許可扎拉公司在干意大利面商品上使用“PASTA ZARA”等系列商標(biāo)，扎拉公司授權(quán)大昌永昶公司為其中國官方經(jīng)銷商。證據(jù)7中的發(fā)票、裝箱單可以證明扎拉公司在指定期間內(nèi)向大昌永昶公司銷售了意大利面商品。其中，發(fā)票上顯示有“PASTA ZARA及圖”標(biāo)志，與訴爭商標(biāo)相比，其實際使用的“PASTA ZARA及圖”標(biāo)志增加了“PASTA”文字且圖形部分與訴爭商標(biāo)略有差異，但考慮到“pasta ZARA及圖”標(biāo)志并非弗歐公司在中國的注冊商標(biāo)，其實際使用的“pasta ZARA及圖”未改變訴爭商標(biāo)的顯著特征，故可以認(rèn)定是對訴爭商標(biāo)未改變顯著特征的使用?！诎缸C據(jù)可以證明弗歐公司在指定期間內(nèi)實際銷售了帶有訴爭商標(biāo)的意大利面條商品，訴爭商標(biāo)在“意大利面條”商品上進(jìn)行了真實、合法有效的商業(yè)使用，鑒于訴爭商標(biāo)核定使用的“新鮮的（意式）面食”等商品與“意大利面條”商品為類似商品，故原審法院認(rèn)定訴爭商標(biāo)在全部核定使用商品上的注冊均應(yīng)予以維持，并無不當(dāng)?！罁?jù)《中華人民共和國行政訴訟法》第八十九條第一款第一項之規(guī)定，北京高院判決：駁回上訴，維持原判。由此，本案歷時三年，最終商標(biāo)權(quán)利人通過在行政階段及訴訟階段積極舉證、得以成功維持其商標(biāo)注冊。

　　二、案件剖析

　　本案的亮點(diǎn)一，在于從行政階段到法院訴訟階段，國知局、一審法院、二審法院均對權(quán)利人對訴爭商標(biāo)在使用方式上的輕微改變?nèi)哉J(rèn)可為有效使用證據(jù)，即“對訴爭商標(biāo)未改變顯著特征的使用”。

　　由以上對比可以看出，權(quán)利人實際使用的商標(biāo)，圖形背景部分與注冊商標(biāo)形狀略有不同，文字部分也多了英文“pasta”，但“pasta”中文含義為“意大利面食”，實際上為訴爭商標(biāo)核定使用商品的通用名稱，因此自身缺乏顯著性，權(quán)利人實際使用的商標(biāo)顯著性識別要素仍為“ZARA及圖形”。

　　權(quán)利人所提供的許可合同、許可聲明、關(guān)聯(lián)商業(yè)發(fā)票、裝箱單等文件上均顯示了實際使用的標(biāo)樣，且發(fā)票、裝箱單、相關(guān)海關(guān)報關(guān)單顯示的商品為意大利面。且權(quán)利人對部分外文證據(jù)辦理了公認(rèn)證手續(xù)，使其在形式上符合相關(guān)要求。最終權(quán)利人通過積極努力，成功維持其商標(biāo)注冊。

　　筆者處理的第G634511號商標(biāo)撤銷復(fù)審答辯案、第327083號商標(biāo)撤銷復(fù)審答辯，國家知識產(chǎn)權(quán)局基于同樣的理由，維持了被申請商標(biāo)在核定使用商品上的注冊。詳情如下：

　　類似案例1：

　　類似案例2：

　　基于上述三個案例，我們可以看出，商標(biāo)權(quán)利人在使用中，或許由于各種原因未能完全按照注冊商標(biāo)的實際注冊標(biāo)樣進(jìn)行使用，但其實際使用方式如未改變注冊商標(biāo)顯著識別部分，如權(quán)利人提供的規(guī)定期限內(nèi)使用證據(jù)能形成完整證據(jù)鏈，仍有機(jī)會在其商標(biāo)遭遇撤銷三年不使用時通過積極搜集有效證據(jù)材料，來維持其商標(biāo)注冊。

　　撤三申請人主張弗歐公司許可扎拉公司在干意大利面商品上使用“PASTA ZARA”等系列商標(biāo)的合同簽署時訴爭商標(biāo)尚未申請注冊，故相關(guān)授權(quán)使用合同不可能包括訴爭商標(biāo)，扎拉公司對“PASTA ZARA”的使用不應(yīng)視為訴爭商標(biāo)的使用。二審法院在判決書中對上述主張的評述，則是本案的亮點(diǎn)二之所在。二審法院就此在其判決書中寫道：“最高人民法院（2015）知行字第89號行政裁定中指出：‘上海鐘廠與三五石英時鐘公司之間存在特定的歷史關(guān)系，即便雙方不存在許可合同，從多年的經(jīng)營情況看，三五石英時鐘公司對訴爭商標(biāo)的使用事實上得到上海鐘廠的默示許可，或者可以認(rèn)定為不違背商標(biāo)權(quán)人意志的使用。三五石英時鐘公司的使用行為可以認(rèn)定為訴爭商標(biāo)實際使用的行為。由此，許可合同是否真實并不會影響本案的結(jié)論，對許可合同沒有進(jìn)行真實性鑒定的必要’參照該案的認(rèn)定，本案弗歐公司許可扎拉公司在干意大利面商品上使用‘PASTA ZARA’等系列商標(biāo)，雖然相關(guān)許可合同簽訂時訴爭商標(biāo)還未申請注冊，但從多年的經(jīng)營情況看，即便雙方不存在許可合同，扎拉公司對訴爭商標(biāo)的使用事實上得到弗歐公司的默示許可，或者可以認(rèn)定為不違背商標(biāo)權(quán)人意志的使用。故扎拉公司的使用行為可以認(rèn)定為訴爭商標(biāo)的實際使用的行為。…… ”

　　筆者之所以認(rèn)為上述為題述案件的亮點(diǎn)二，原因在于實踐中，商標(biāo)權(quán)人或許因各種原因無法提供許可他人使用的許可合同等文件，或許許可他人使用的許可合同等文件或許形式、內(nèi)容上或有瑕疵，但只要他人的實際使用行為得到權(quán)利人默示許可、或者不違背商標(biāo)權(quán)人的意志，那么在此類撤三答辯案件中，此類他人的使用證據(jù)，仍有可能被予以采信，若所提供證據(jù)能形成完整的證據(jù)鏈，則極可能維持訴爭商標(biāo)的注冊。

　　三、案件相關(guān)思考及建議

　　首先，《商標(biāo)法》設(shè)置撤三程序的初衷，是鼓勵商標(biāo)權(quán)利人積極使用其注冊商標(biāo)，使注冊商標(biāo)發(fā)揮其識別商品及服務(wù)來源的功能，減少閑置的商標(biāo)資源，撤銷是手段而并非目的。而商標(biāo)權(quán)利人也應(yīng)積極使用其注冊商標(biāo)，建議使用方式與注冊商標(biāo)保持一致，同時注意在使用過程中留存相關(guān)證據(jù)材料，以備其商標(biāo)遭遇撤三時使用。

　　其次，題述案件歷時三年方塵埃落定，商標(biāo)權(quán)利人雖然最終在二審階段成功維持其商標(biāo)注冊，但在此期間為維持其商標(biāo)注冊付出了大量的時間和費(fèi)用。建議商標(biāo)權(quán)利人可考慮定期核查其名下核心商標(biāo)，是否已注冊滿三年，如注冊確實已滿三年，及時申請后備申請，以免在先標(biāo)遭遇撤三狀態(tài)不穩(wěn)定、而影響權(quán)利人使用。