文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 宋洋 嚴(yán)雨蒙

　　美國(guó)《商標(biāo)法》第2（e）（1）條規(guī)定，僅直接描述，或欺騙性地錯(cuò)誤描述指定商品或服務(wù)的標(biāo)識(shí)，不得在主簿上被核準(zhǔn)注冊(cè)。《美國(guó)商標(biāo)審查指南》（下稱(chēng)《審查指南》）第1209條介紹了商標(biāo)描述性的程度劃分，并對(duì)商標(biāo)描述性的審查及相應(yīng)駁回程序作出了較為詳細(xì)的闡釋。本文將圍繞第1209條，對(duì)基于描述性的審查標(biāo)準(zhǔn)和駁回救濟(jì)進(jìn)行解讀，希望對(duì)國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人及商標(biāo)律師進(jìn)一步了解美國(guó)的商標(biāo)描述性審查有所裨益。

　　一、商標(biāo)描述性程度劃分

　　根據(jù)《審查指南》第1209.01條，商標(biāo)的描述性可被理解為一個(gè)“顯著性/描述性統(tǒng)一體”，也即商標(biāo)的顯著性和描述性是一個(gè)相對(duì)的概念，申請(qǐng)商標(biāo)在指定商品/服務(wù)上的描述性越強(qiáng)，顯著性越弱。前述“顯著性/描述性統(tǒng)一體”以及商標(biāo)描述性程度劃分如下圖所示：

　　1.臆造詞商標(biāo)（Fanciful marks）、任意型商標(biāo)（Arbitrary marks）和暗示型商標(biāo)（Suggestive marks）

　　臆造詞商標(biāo)是由臆造的詞語(yǔ)構(gòu)成的商標(biāo)，這些臆造詞專(zhuān)門(mén)為作商標(biāo)性使用而創(chuàng)造，在現(xiàn)實(shí)語(yǔ)言體系中并不存在，如PEPSI（百事）、KODAK（柯達(dá)）、EXXON（埃克森），或者是日常生活中不會(huì)使用的詞語(yǔ)，如FLIVVER（意為“失敗，廉價(jià)小汽車(chē)”）。

　　任意型商標(biāo)雖由常用詞匯構(gòu)成，但該常用詞匯與商標(biāo)指定的商品/服務(wù)無(wú)關(guān)，因而能起到區(qū)分商品/服務(wù)來(lái)源的作用，如“APPLE（蘋(píng)果）”用在電腦上、“小米”用在手機(jī)上、“光明”用在乳制品上。任意型商標(biāo)實(shí)質(zhì)上是指以一種意想不到的方式使用一個(gè)常見(jiàn)的詞匯。

　　暗示型商標(biāo)雖沒(méi)有直接描述商品/服務(wù)的特點(diǎn)，但其包含的文字或其他要素具有暗示性，消費(fèi)者通過(guò)聯(lián)想可以將商標(biāo)和指定的商品/服務(wù)聯(lián)系起來(lái)，如“舒膚佳”用在個(gè)人清潔產(chǎn)品上（區(qū)別于直接描述“舒緩皮膚”）、“飄柔”和“海飛絲”用在頭發(fā)洗護(hù)產(chǎn)品上（區(qū)別于直接描述“讓頭發(fā)柔順”、“讓發(fā)絲飛揚(yáng)”）、“佳潔士”用在牙膏上（區(qū)別于直接描述“牙齒清潔”）。

　　上述三類(lèi)商標(biāo)在美國(guó)是被認(rèn)為具備固有顯著性的（Inherent distinctive），因此無(wú)需證明申請(qǐng)商標(biāo)已通過(guò)使用獲得顯著性（Acquired distinctiveness），即可在主簿上獲得注冊(cè)。

　　2.僅具直接描述性的商標(biāo)（Merely descriptive marks）

　　直接傳達(dá)了有關(guān)指定商品/服務(wù)原料、質(zhì)量、特點(diǎn)、功能等方面信息的商標(biāo)為僅具直接描述性的商標(biāo)，如上述“光明”商標(biāo)若用在照明產(chǎn)品上則對(duì)其功能和特點(diǎn)僅具有直接描述性。此類(lèi)商標(biāo)需要提交大量使用證據(jù)證明其已通過(guò)長(zhǎng)期連續(xù)使用獲得顯著性，才可在主簿上獲準(zhǔn)注冊(cè)，但可以直接尋求副簿注冊(cè)。即使申請(qǐng)商標(biāo)沒(méi)有描述指定商品/服務(wù)的全部特點(diǎn)，只要該商標(biāo)描述了一個(gè)功能、屬性或特性便足以被認(rèn)定為僅具直接描述性的商標(biāo)。

　　值得注意的是，如果申請(qǐng)商標(biāo)指定的具體服務(wù)，落在該商標(biāo)直接描述的服務(wù)的大范圍之中，屬于該商標(biāo)直接描述的服務(wù)的一個(gè)子集，那么該商標(biāo)也可能被視為僅具直接描述性。例如，美國(guó)商標(biāo)審判和上訴委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“TTAB”）曾裁定“NATIONAL CHAMBER（國(guó)家商會(huì)）”商標(biāo)申請(qǐng)?jiān)凇吧虡I(yè)和監(jiān)管數(shù)據(jù)分析”服務(wù)上僅具直接描述性【1】，因?yàn)樵撋虡?biāo)對(duì)其指代的商會(huì)所提供的“促進(jìn)商人利益”的服務(wù)僅具直接描述性，而有大量證據(jù)證明該商標(biāo)申請(qǐng)的具體服務(wù)“商業(yè)和監(jiān)管數(shù)據(jù)分析”包含于“促進(jìn)商人利益”的范圍之內(nèi)。

　　3.通用名稱(chēng)（Generic terms）

　　通用名稱(chēng)是在相關(guān)消費(fèi)者眼中，主要意義為商品或服務(wù)的通用或類(lèi)別名稱(chēng)的術(shù)語(yǔ)。指定商品/服務(wù)的通用名稱(chēng)在主簿或副簿上都無(wú)法注冊(cè)，如上述“APPLE（蘋(píng)果）”在水果蘋(píng)果上，“小米”在糧食小米上無(wú)法注冊(cè)。

　　審查實(shí)踐中區(qū)分僅具直接描述性的商標(biāo)和通用名稱(chēng)有時(shí)并非易事，而“基于描述性的駁回”和“基于通用性的駁回”又是兩個(gè)不同的駁回理由，因此審理過(guò)程中，當(dāng)審查員認(rèn)為申請(qǐng)商標(biāo)缺乏固有顯著性且為通用名稱(chēng)時(shí)，可能先僅下發(fā)“基于描述性的駁回”，若后續(xù)申請(qǐng)人在駁回復(fù)審中未能說(shuō)服審查員，則審查員會(huì)進(jìn)一步下發(fā)“基于通用性的駁回”。

　　二、審查商標(biāo)描述性的考慮因素

　　《審查指南》第1209.03條主要以列舉式的形式規(guī)定了下述在審查文字商標(biāo)描述性時(shí)的重點(diǎn)考慮因素。但對(duì)于圖形、設(shè)計(jì)商標(biāo)的描述性審查，《審查指南》中未作詳細(xì)指引，僅表示審查標(biāo)準(zhǔn)與文字商標(biāo)保持一致。

　　1.主要判斷標(biāo)準(zhǔn)：判斷某個(gè)文字標(biāo)識(shí)是否能被核準(zhǔn)注冊(cè)為商標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)是該標(biāo)識(shí)所含文字，使用在指定商品/服務(wù)上能否發(fā)揮識(shí)別和區(qū)分商品/服務(wù)來(lái)源的商標(biāo)性功能。

　　《審查指南》中還特別提示，第三方注冊(cè)、申請(qǐng)商標(biāo)所含文字的字典含義、申請(qǐng)商標(biāo)所含文字是否有多個(gè)含義、以及申請(qǐng)人是否為該商標(biāo)的首個(gè)或唯一使用者，在描述性審查中不起決定性作用。值得注意的是，對(duì)于文字的字典含義，《審查指南》中明確，分析申請(qǐng)商標(biāo)描述性時(shí)，應(yīng)以消費(fèi)者可能對(duì)該商標(biāo)文字部分解讀出的含義為準(zhǔn)進(jìn)行判斷，而文字的字典含義并不被優(yōu)先考慮。在審查員的考量中，文字的字典含義證據(jù)比重上低于該文字在商標(biāo)實(shí)際使用中所指代含義的證據(jù)。因此“ALGAE WAFERS（藻類(lèi)威化餅干）”整體在字典中雖然無(wú)固定含義，但使用在魚(yú)食上仍被認(rèn)為會(huì)使消費(fèi)者解讀為該商品是由藻類(lèi)制作而成的，且呈現(xiàn)為威化餅質(zhì)地或形狀，因而被認(rèn)為僅具有描述性【2】。

　　2.特殊考量：對(duì)于部分特殊文字要素的考量要點(diǎn)，如外語(yǔ)、指代地域的詞、縮寫(xiě)或首字母、域名以及人物姓名，審查指南中還特別進(jìn)行了列舉式的分析指導(dǎo)。

　?。?）對(duì)于外語(yǔ)商標(biāo)，若審查員認(rèn)為美國(guó)一般消費(fèi)者看到該商標(biāo)時(shí)會(huì)停下來(lái)將其中的外語(yǔ)文字翻譯成英語(yǔ)的，則也適用與英文商標(biāo)同樣的審查標(biāo)準(zhǔn)，如對(duì)于“東方日?qǐng)?bào)”商標(biāo)，TTAB曾裁定因其英文等義詞“Oriental Daily News”使用在報(bào)紙上僅具直接描述性，故“東方日?qǐng)?bào)”使用在報(bào)紙上亦僅具直接描述性【3】。

　?。?）對(duì)特定地域有指代性的詞如“America（美國(guó)）”、“American（美國(guó)的）”，常被用于描述商品/服務(wù)的質(zhì)量和受歡迎程度，如“美國(guó)最新鮮的冰淇淋”商標(biāo)使用在冰淇淋上對(duì)其質(zhì)量具有描述性，“美國(guó)最受喜愛(ài)的爆米花”使用在爆米花上對(duì)其受歡迎程度具有描述性。這類(lèi)詞匯也會(huì)被用于描述商品/服務(wù)的地域淵源，如“National（全國(guó)的）”、“International（國(guó)際的）”、“Global（全球的）”、“Worldwide（世界范圍的）”對(duì)在相應(yīng)地理范圍內(nèi)提供的商品/服務(wù)僅具有描述性。

　?。?）縮寫(xiě)或首字母，通常不會(huì)被認(rèn)為是描述性的，除非申請(qǐng)商標(biāo)同時(shí)滿足：（a）是某個(gè)具體文字的縮寫(xiě)、首字母或首字母縮寫(xiě)；（b）該文字僅僅是對(duì)申請(qǐng)人的商品/服務(wù)的描述；（c）相關(guān)消費(fèi)者在申請(qǐng)人的商品/服務(wù)上看到該商標(biāo)時(shí)，會(huì)認(rèn)出它是其代表的描述性文字的縮寫(xiě)、首字母或首字母縮寫(xiě)。如，TTAB曾裁定“TIA”與“time impact analysis（時(shí)間影響分析法）”實(shí)質(zhì)上具有相同含義【4】、“DEC”是“direct energy conversion（直接能量轉(zhuǎn)換）”的常規(guī)縮寫(xiě)【5】。

　?。?）由互聯(lián)網(wǎng)域名組成的商標(biāo)只有在其作為識(shí)別商品/服務(wù)來(lái)源的標(biāo)識(shí)時(shí)才可以作為商標(biāo)注冊(cè)。統(tǒng)一資源定位符（URL）的一部分，包括開(kāi)頭（http://www.）和頂級(jí)域名（TLD）（如：.com、.org、.edu）一般不具有來(lái)源識(shí)別功能。

　?。?）包含歷史人物或虛構(gòu)人物姓名的商標(biāo)是能夠識(shí)別來(lái)源還是僅具有描述性，取決于消費(fèi)者是否能將其與特定的商業(yè)實(shí)體聯(lián)系起來(lái)，或者其他人有無(wú)使用該姓名來(lái)描述其產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)需要?；诖?，判例法將情況分為兩種：（a）申請(qǐng)人對(duì)產(chǎn)生該人物的作品擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán)；（b）該人物是歷史人物或處于公共領(lǐng)域（public domain）的虛構(gòu)人物。在（a）情況下，TTAB認(rèn)為，消費(fèi)者有理由期待帶有虛構(gòu)人物名稱(chēng)或形象的商品/服務(wù)來(lái)自創(chuàng)造該虛構(gòu)人物，并有權(quán)從該人物的商業(yè)化中獲利的商業(yè)實(shí)體，或在該商業(yè)實(shí)體的許可下生產(chǎn)銷(xiāo)售。如消費(fèi)者看到米奇玩偶時(shí)會(huì)合理期待該玩偶由迪士尼公司生產(chǎn)或由其授權(quán)第三方生產(chǎn)，因此“Micky（米奇）商標(biāo)/帶有米奇圖樣的設(shè)計(jì)商標(biāo)”能夠起到識(shí)別商品/服務(wù)來(lái)源的作用。而在（b）情況下，歷史人物和公共領(lǐng)域內(nèi)的虛構(gòu)人物僅具有描述性，因?yàn)橄M(fèi)者通常只期待人物姓名能指代人物本身。如消費(fèi)者看到命名為“MARTHA WASHINGTON（瑪莎?華盛頓，美國(guó)第一任總統(tǒng)喬治?華盛頓的夫人）”的玩偶時(shí)，不會(huì)認(rèn)為該標(biāo)識(shí)指向玩偶廠商。又如，對(duì)于被命名為公共領(lǐng)域內(nèi)的虛構(gòu)人物如“LITTLE MERMAID（小美人魚(yú)）”的玩偶，有興趣生產(chǎn)小美人魚(yú)玩偶的玩偶制造商均有可能使用“小美人魚(yú)”描述其商品，對(duì)“小美人魚(yú)”的使用屬于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)需要，因此該詞匯使用在玩偶上僅具有描述性。

　　3.被認(rèn)為具有直接描述性的文字無(wú)法通過(guò)輕微修改克服：首先，對(duì)于文字要素的描述性駁回，申請(qǐng)人無(wú)法通過(guò)對(duì)描述性詞匯的呈現(xiàn)樣式加以設(shè)計(jì)（Adding stylization）來(lái)回避或克服，除非該設(shè)計(jì)整體能給消費(fèi)者留下區(qū)別于所含文字本身的獨(dú)立的商業(yè)印象；其次，申請(qǐng)人亦無(wú)法僅通過(guò)采用復(fù)合詞、采用與描述性詞匯有輕微拼寫(xiě)差異的同音詞、對(duì)描述性詞匯進(jìn)行重復(fù)、添加常用標(biāo)點(diǎn)符號(hào)的方式克服，除非修改后的商標(biāo)整體能給消費(fèi)者留下獨(dú)立的商業(yè)印象。例如，若“creamy（奶油的）”指定使用在蛋糕上被認(rèn)為僅具直接描述性，則申請(qǐng)人無(wú)法將其修改為有輕微拼寫(xiě)差異的同音詞“creemy”來(lái)克服駁回，將其修改為“creamy creamy”或“creamy！”亦無(wú)法克服前述描述性駁回。

　　三、包含欺騙性錯(cuò)誤描述（deceptively misdescriptive）的標(biāo)識(shí)

　　欺騙性錯(cuò)誤描述是商標(biāo)描述性中的一種特殊情況，美國(guó)《商標(biāo)法》第2（e）（1）條規(guī)定，欺騙性地錯(cuò)誤描述指定商品或服務(wù)的標(biāo)識(shí)不得注冊(cè)。如果一個(gè)標(biāo)識(shí)（1）錯(cuò)誤地描述了指定商品或服務(wù)，并且（2）消費(fèi)者可能會(huì)相信該錯(cuò)誤描述，則該標(biāo)識(shí)被視為包含欺騙性的錯(cuò)誤描述。若申請(qǐng)商標(biāo)在具備上述兩項(xiàng)構(gòu)成要件的基礎(chǔ)上，還具備（3）“實(shí)質(zhì)影響（materiality）”，即其包含的錯(cuò)誤描述對(duì)于消費(fèi)者做出消費(fèi)決定具有實(shí)質(zhì)影響，則該商標(biāo)將基于另一理由被下發(fā)駁回——“基于欺騙性的駁回（Refusal on Basis of Deceptive Matter）”【6】。

　　除了是否需要具備“實(shí)質(zhì)影響”這一構(gòu)成要件外，上述兩個(gè)駁回理由在法律依據(jù)上的區(qū)別在于，本篇所解讀的“包含欺騙性的錯(cuò)誤描述”的駁回理由法律依據(jù)為關(guān)于描述性的條款，即美國(guó)《商標(biāo)法》第2（e）（1）條，也即該駁回強(qiáng)調(diào)的是“錯(cuò)誤描述”；而本系列第（二）篇文章中詳細(xì)解讀的“基于欺騙性的駁回”，法律依據(jù)為禁注條款，即美國(guó)《商標(biāo)法》第2（a）條，也即該駁回強(qiáng)調(diào)的是“欺騙性”。

　　法律依據(jù)不同，這兩個(gè)駁回理由在克服對(duì)策上也有所不同。針對(duì)“包含欺騙性錯(cuò)誤描述”的駁回，申請(qǐng)人可同克服其他基于描述性的駁回一樣通過(guò)（1）提交使用證據(jù)證明申請(qǐng)商標(biāo)已通過(guò)長(zhǎng)期大量使用獲得顯著性；（2）尋求副簿注冊(cè)來(lái)嘗試克服，亦可（3）在申請(qǐng)商標(biāo)包含其他可注冊(cè)要素的情況下，放棄對(duì)欺騙性錯(cuò)誤描述部分的專(zhuān)用權(quán)。而針對(duì)“基于欺騙性的駁回”，由于審查員下發(fā)該駁回并不是因?yàn)樯暾?qǐng)商標(biāo)缺乏顯著性，故申請(qǐng)人無(wú)法通過(guò)提交使用證據(jù)證明申請(qǐng)商標(biāo)已獲得顯著性來(lái)克服，只能通過(guò)修改指定商品/服務(wù)的方式來(lái)消除欺騙性，或嘗試通過(guò)爭(zhēng)辯說(shuō)服審查員“該標(biāo)識(shí)不會(huì)引起消費(fèi)者誤認(rèn)，也不會(huì)影響消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)決定”。

　　四、結(jié)語(yǔ)

　　綜上所述，《美國(guó)商標(biāo)審查指南》第1209條介紹了商標(biāo)描述性程度的劃分原則，并闡釋了基于描述性的駁回理由的審查程序、考量因素并提供了駁回救濟(jì)思路。我國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)布的《商標(biāo)審查審理指南》下編第四章“商標(biāo)顯著特征的審查審理”亦對(duì)描述性駁回的審查標(biāo)準(zhǔn)作出了詳細(xì)解讀。兩國(guó)商標(biāo)制度在商標(biāo)描述性程度的劃分上有較大相似之處，區(qū)別在于美國(guó)對(duì)于商標(biāo)描述性審查的標(biāo)準(zhǔn)較中國(guó)稍顯寬松，且對(duì)于“僅具直接描述性的商標(biāo)”，美國(guó)將允許其進(jìn)行副簿注冊(cè)作為一個(gè)額外的救濟(jì)措施。申請(qǐng)人可依據(jù)兩國(guó)商標(biāo)審查指南，并參考美國(guó)商標(biāo)描述性的程度劃分，選擇一個(gè)顯著性更強(qiáng)的商標(biāo)，以提高商標(biāo)在兩國(guó)成功注冊(cè)的把握。此外，對(duì)于選擇了弱顯著性商標(biāo)作為海外業(yè)務(wù)品牌的申請(qǐng)人來(lái)說(shuō)，如放棄或修改商標(biāo)存在一定實(shí)際困難，申請(qǐng)人亦可在專(zhuān)業(yè)商標(biāo)律師的指導(dǎo)下，嘗試對(duì)此類(lèi)弱顯著性商標(biāo)提交美國(guó)申請(qǐng)，并根據(jù)商標(biāo)使用和維權(quán)需求規(guī)劃合理的主副簿申請(qǐng)方案，以契合申請(qǐng)人的品牌發(fā)展和商標(biāo)布局藍(lán)圖。

　　參考文獻(xiàn)：

　　【1】參見(jiàn):In re Chamber of Commerce, 675 F.3d at 1300, 102 USPQ2d at 1219。

　　【2】參見(jiàn)：In re Dairimetics, Ltd., 169 USPQ 572, 573 (TTAB 1971)。

　　【3】參見(jiàn)：In re Oriental Daily News, Inc., 230 USPQ 637 (TTAB 1986)。

　　【4】參見(jiàn)：Capital Project Mgmt. Inc. v. IMDISI Inc., 70 USPQ2d 1172 (TTAB 2003)。

　　【5】參見(jiàn)：In re BetaBatt Inc., 89 USPQ2d 1152 (TTAB 2008)。

　　【6】關(guān)于“基于欺騙性的駁回”的解讀以及該理由和“基于欺騙性錯(cuò)誤描述的駁回”之間的區(qū)別，請(qǐng)見(jiàn)《美國(guó)商標(biāo)審查指南》解讀系列（二）——基于欺騙與錯(cuò)誤暗示聯(lián)系的駁回。