巧用土耳其異議制度,應(yīng)對商標(biāo)搶注難題

2020-11-27

  文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 李宇航

  

  近年來,隨著中國企業(yè)發(fā)展壯大,開始在國際市場上參與競爭,企業(yè)面臨的風(fēng)險也增多。在商標(biāo)領(lǐng)域,搶注中國企業(yè)商標(biāo)的案例屢見不鮮。在歐亞過渡地帶的土耳其,這種情況更加猖獗。筆者在實踐中接觸到的一件真實案例是:一中國知名的無人機企業(yè)剛剛在中國發(fā)布了其最新款的產(chǎn)品及品牌,第二天,我們已經(jīng)發(fā)現(xiàn)搶注人在土耳其提交了該品牌的商標(biāo)申請,申請商品類別完全包含客戶該產(chǎn)品所屬類別。若企業(yè)未建立完善的商標(biāo)監(jiān)測體系,上述搶注商標(biāo)最終將在土耳其順利注冊,若企業(yè)后續(xù)有意在土耳其進行業(yè)務(wù)拓展,極有可能首先遭遇商標(biāo)糾紛,使自身處于不利地位。由于土耳其商標(biāo)審查較寬松,大量搶注商標(biāo)在未被異議的情況下最終順利注冊。面對此種情況,筆者有意對土耳其商標(biāo)異議制度做簡要介紹,以期對中國企業(yè)應(yīng)對土耳其商標(biāo)搶注提供一些幫助。

 

  一、土耳其異議程序

  土耳其商標(biāo)審查程序與中國類似,主要包括“申請—審查—公告—注冊”,審查員在審查階段對申請商標(biāo)進行形式審查和實質(zhì)審查,若未發(fā)現(xiàn)需駁回理由,則會初步核準(zhǔn)申請商標(biāo)進入為期2個月的異議公告期。在此期間,任何人均可對該商標(biāo)提出異議。

  土耳其商標(biāo)異議案件由土耳其專利商標(biāo)局(Turkish Patent and Trademark Office,簡稱TPTO)審理,具體程序為:異議人提交異議申請——商標(biāo)申請人進行答辯——異議人提交使用證據(jù)(非必須)——商標(biāo)申請人質(zhì)證(非必須)——官方審查并下發(fā)裁定,一般需要3-6個月左右時間收到異議裁定。商標(biāo)申請人在答辯期內(nèi)未提交答辯,官方將依據(jù)異議人提交的材料繼續(xù)審理并做出裁定。

  土耳其是馬德里協(xié)定成員國,申請人可以通過馬德里國際注冊方式指定土耳其申請。根據(jù)土耳其商標(biāo)法律制度,第三方對馬德里指定土耳其申請商標(biāo)提交的異議,土耳其專利商標(biāo)局并不會通知商標(biāo)申請人,而會在申請人不知情且未提交答辯的情況下,直接對異議理由進行審理,判定異議人提出的異議理由是否成立。如果土耳其專利商標(biāo)局認為異議人提出的異議理由不成立,將直接駁回異議(異議人可以向?qū)@虡?biāo)局復(fù)審評估委員會提起復(fù)審,若復(fù)審成功,商標(biāo)申請人屆時只能上訴至土耳其法院);如果土耳其專利商標(biāo)局認為異議人的異議理由成立,則會正式通知商標(biāo)申請人,基于第三方的異議裁定駁回商標(biāo)注冊申請,商標(biāo)申請人屆時只能向土耳其專利商標(biāo)局復(fù)審評估委員會提起復(fù)審,要求對駁回裁定進行審理。這種第一次異議不通知商標(biāo)申請人的做法,一般將導(dǎo)致申請人第一次答辯權(quán)利的喪失。但是,如果商標(biāo)申請人通過第三方途徑(外所律師監(jiān)測報告)獲知該異議信息,則可以選擇進行答辯,爭取盡早在異議審查階段克服異議理由。近期,雖然個別馬德里指定土耳其的案件,審查員已經(jīng)改變上述做法,會通過馬德里國際局發(fā)送異議通知,但也有部分案件長時間未收到馬德里通知。因此,為避免商標(biāo)申請人錯失答辯機會,我們建議申請人可在收到外所監(jiān)測報告后便盡快提交答辯。

  另外,根據(jù)土耳其商標(biāo)法律規(guī)定,異議人商標(biāo)在提起異議時若已注冊滿5年,商標(biāo)申請人可以要求異議人提供異議商標(biāo)在這5年內(nèi)真實使用的證據(jù);若異議人未提供使用證據(jù),異議申請將被官方駁回;若異議人僅能提供在部分注冊商品/服務(wù)上的使用證據(jù),則官方將僅在已提供使用證據(jù)的商品/服務(wù)上對異議進行審理。同時,商標(biāo)申請人在答辯過程中,也可以對異議人提供的使用證據(jù)進行質(zhì)證。

  在土耳其專利商標(biāo)局做出異議裁定后,商標(biāo)申請人或者異議人若對該裁定結(jié)果不服,均可以向土耳其專利商標(biāo)局復(fù)審評估委員會(Re-Examination and Evaluation Board)提起復(fù)審,異議復(fù)審中的相對方為土耳其專利商標(biāo)局,而異議人或者商標(biāo)申請人均可以在收到通知之日起1個月內(nèi)提交書面陳述以進行答辯。若復(fù)審評估委員會未在指定期限內(nèi)收到上述書面陳述,將繼續(xù)對異議復(fù)審案件進行審理。在雙方都提交了異議復(fù)審申請的情況下,復(fù)審評估委員會會將兩個案件合并審理并作出裁定。相較于異議階段僅由一名審查員對案件進行審理,在異議復(fù)審階段,將由三位審查員對案件進行審理。因此,審查員考慮的因素較為全面,裁定結(jié)果相對也會更加客觀和公正。在客戶取得不利異議裁定且我們認為仍有爭辯空間的情況下,一般建議客戶提起異議復(fù)審以嘗試爭取有利裁定。

  若商標(biāo)申請人或者異議人對復(fù)審裁定結(jié)果不服,仍可以向有管轄權(quán)的土耳其地方法院(Court of Competent jurisdiction)提起一審行政訴訟。若取得不利判決,可向上訴法院(Intermediate Courts of appeal)提起二審訴訟。若不服二審判決,則可以向土耳其最高法院(Supreme Court)提交上訴,最高法院判決為終審判決。而針對一審行政訴訟,主要包括如下程序:

  ?訴答階段

  法院在審查原告起訴符合形式要求(如提供經(jīng)公認證的委托書等)后,將下發(fā)臨時決定,要求兩位被告(即土耳其專利商標(biāo)局和異議人/被異議人)在收到傳票令的兩周內(nèi)進行答辯,上述答辯期限可以申請延期。

  ?質(zhì)證階段

  1.對于被告答辯,原告可在收到被告答辯的兩周內(nèi)提交補充意見,并提供相關(guān)證據(jù)材料;

  2.被告在收到原告意見和提交證據(jù)材料后,可在兩周內(nèi)提交質(zhì)證意見和證據(jù)材料;上述期限無法申請延期。

  ?庭審階段

  1.在質(zhì)證階段結(jié)束后,法院將組織安排庭審聽證。法院一般會先將所有文件交由專家小組審理,專家小組的審理報告需要2-6個月左右的時間。對于專家小組的審理報告,案件雙方當(dāng)事人可以在兩周內(nèi)補充意見;

  2.若原告或被告反對上述第一次專家小組的報告,或法官認為有必要重新進行專家小組審理的,法官可以安排原專家小組再次進行審理,或重新委托其他專家小組審理。法官對此有一定自由裁量權(quán)。一般情況下,一輪專家小組審理后,該階段即結(jié)束;

  3.專家小組審理后,法官會安排聽證,由原被告在庭上陳述最后意見;

  4.法官下發(fā)判決。

  以上,即為土耳其異議案件的程序介紹。需提醒商標(biāo)申請人/異議人注意的是,土耳其異議案件時限嚴(yán)格,在行政程序階段無申請延期或者擱置審查的機會,商標(biāo)申請人/異議人需在官方規(guī)定時限前提交異議理由或答辯意見。

 

  二、異議理由

  在對異議程序進行介紹后,我們再對異議理由進行介紹。土耳其異議申請表格上可選擇的異議理由包括10點,其根據(jù)土耳其第6769號《工業(yè)產(chǎn)權(quán)法》第6條(相對理由駁回)的內(nèi)容予以規(guī)定,具體包括如下理由:

  第六條第一款:對消費者造成混淆誤認條款

  此條款即為一般所稱的在先商標(biāo)條款,即若異議人在土耳其已經(jīng)享有在先商標(biāo),若在后申請商標(biāo)與在先商標(biāo)在標(biāo)識上相同或近似,在指定商品/服務(wù)上相同或者近似,容易使消費者對產(chǎn)品來源等產(chǎn)生混淆誤認的,則異議人可以引證該條款提出異議。

  第六條第二款:商業(yè)代理人或機構(gòu)未獲得權(quán)利人同意而搶注條款

  若異議人引證該條款提出異議,需提供證據(jù)證明:1.異議人為申請商標(biāo)的真正權(quán)利人;2.申請人與異議人存在委托代理關(guān)系,且該代理關(guān)系需要通過明確的合同予以確認;3.申請人申請該商標(biāo)未獲得異議人授權(quán)或同意。

  同時,根據(jù)土耳其工業(yè)產(chǎn)權(quán)法第10條規(guī)定,若上述申請人順利取得商標(biāo)權(quán)利,則真正權(quán)利人可以向法院提出請求,要求法院判決該申請人不得實際使用該商標(biāo),也可以要求法院判決將該商標(biāo)的所有權(quán)轉(zhuǎn)讓給真正權(quán)利人。

  第六條第三款:未注冊標(biāo)識在先使用條款

  從此條款可以看出,土耳其承認商標(biāo)在先使用能夠?qū)乖谙壬暾垼愖h人若援引該條款提出異議,需證明其商標(biāo)使用滿足“最低限度知名度”規(guī)定,即權(quán)利人需提供大量證據(jù)證明其商標(biāo)在申請商標(biāo)申請日前已經(jīng)在土耳其投入實際使用,且已經(jīng)享有了一定的市場知名度。若難以提供上述證據(jù),則基于此條款提出的異議較難獲得支持。

  第六條第四款:巴黎公約下馳名商標(biāo)條款

  此條需權(quán)利人商標(biāo)已經(jīng)能夠獲得《巴黎公約》下馳名商標(biāo)條款的保護,若權(quán)利人需證明此點,需提供大量的使用和宣傳等證據(jù),包括但不限于在原屬國、土耳其以及世界范圍內(nèi)的證據(jù)。

  第六條第五款:在后注冊對在先具有知名度的土耳其商標(biāo)造成不正當(dāng)競爭,對顯著性構(gòu)成不利影響,損害商譽條款

  此條款之所以與第四款相區(qū)別,在于該條款只要求在先商標(biāo)在土耳其具有較高知名度即可,在后申請商標(biāo)會對在先商標(biāo)形成不正當(dāng)競爭,對其顯著性構(gòu)成不利影響,也會影響真正權(quán)利人的聲譽。在此種情況下,異議人可援引該條款提出異議。當(dāng)然,援引此條款提出異議對于使用證據(jù)的要求也是必須的,尤其是能夠證明在先商標(biāo)在土耳其已經(jīng)馳名的證據(jù)。

  根據(jù)實踐經(jīng)驗,需提醒權(quán)利人注意的是,土耳其異議階段的審查員對馳名商標(biāo)的認可度不高,但復(fù)審評估委員會審查員及訴訟階段法官對馳名商標(biāo)的認可度較高。因此,一旦異議人援引了上述第六條第四款或者第五款提出異議,其主張即使在異議階段被駁回,在后續(xù)復(fù)審及訴訟階段被支持的可能性也很高。而關(guān)于如何在土耳其申請馳名商標(biāo),我們也將在后續(xù)文章中予以詳細介紹。

  第六條第六款:其他在先權(quán)利條款

  其他在先權(quán)利主要包括他人姓名、商號權(quán)、版權(quán)及其他知識產(chǎn)權(quán)。

  第六條第七款:集體商標(biāo)/證明商標(biāo)未續(xù)展失效后三年內(nèi),仍可阻卻相同/近似商標(biāo)注冊申請條款

  根據(jù)該條款,若異議人為集體商標(biāo)或者證明商標(biāo)的所有人,在集體商標(biāo)/證明商標(biāo)未續(xù)展而失效的三年內(nèi),其仍可以作為“在先商標(biāo)”阻卻在后的相同或者近似商標(biāo)申請。

  第六條第八款:在先注冊商標(biāo)未續(xù)展失效后兩年內(nèi),依異議申請可阻卻在后申請,但異議人需證明在先商標(biāo)在此期間仍有使用條款

  若引證此條,權(quán)利人需提供證據(jù)證明未續(xù)展失效商標(biāo)在失效后兩年內(nèi)仍存在實際使用,若難以提供上述證據(jù),該條主張將難以獲得官方支持。

  第六條第九款:惡意條款

  在異議人在土耳其并無在先權(quán)利也無在先使用的情況下,可嘗試援引該條款提出異議。需注意的是,申請人申請與真正權(quán)利人完全相同的商標(biāo),其并不能說明其具有“惡意”,真正權(quán)利人仍需提交其他輔助證據(jù),使證明搶注人惡意的證據(jù)形成一個完整的證據(jù)鏈條,即真正權(quán)利人宣傳使用商標(biāo)證據(jù)-搶注人能夠了解到該商標(biāo)的證據(jù)-搶注人在明知情況下仍申請注冊完全相同或者高度近似商標(biāo)的證據(jù)。只有向?qū)彶閱T提供上述完整的證據(jù)鏈接,其惡意條款的主張才能被支持。

  第六條第十款:其他情況

  根據(jù)以上分析,若異議人有意在土耳其提出異議申請,則需根據(jù)自身權(quán)利情況合理選擇一條或者多條異議理由。除第六條第一款混淆誤認條款僅要求權(quán)利人提供在先商標(biāo)證明外,其他條款均需異議人提交相應(yīng)的證據(jù),以證明其異議主張。土耳其對所提交的證據(jù)要求也較為寬松,在行政階段和訴訟階段證據(jù)均僅需提供簡單復(fù)印件即可,部分關(guān)鍵證據(jù)可選擇提供土耳其語翻譯件以方便審查員/法官審閱。因此,建議權(quán)利人在日常商標(biāo)維護中注意收集證據(jù),以備將來可能的爭議案件。

  以上,即為土耳其異議案件的簡單程序及異議理由介紹,希望能夠?qū)χ袊暾埲擞兴鶐椭?/p>

  

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