文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 劉成

　　審查員在對(duì)本發(fā)明的技術(shù)方案進(jìn)行創(chuàng)造性審查時(shí)，常見的一種否定本發(fā)明缺乏創(chuàng)造性的評(píng)述思路是：將檢索得到的至少兩篇對(duì)比文件（公知常識(shí)也可視為是一種特殊的對(duì)比文件）進(jìn)行結(jié)合，所得到的技術(shù)方案與本發(fā)明的技術(shù)方案一致，并解決相同的技術(shù)問題，以此來認(rèn)定本發(fā)明的技術(shù)方案不具有創(chuàng)造性。針對(duì)于這種評(píng)述邏輯，代理人/申請(qǐng)人在和審查員進(jìn)行創(chuàng)造性抗辯時(shí)，一個(gè)重要的爭議點(diǎn)很可能在于對(duì)比文件之間結(jié)合的論述，包括：1）這兩篇對(duì)比文件是否存在結(jié)合沖突，2）在不存在結(jié)合沖突的情況下是否容易想到要結(jié)合，以及3）即使將對(duì)比文件進(jìn)行結(jié)合，所得到的技術(shù)方案是否與本發(fā)明的方案一致。當(dāng)對(duì)比文件1以及對(duì)比文件2公開了本發(fā)明的全部技術(shù)特征時(shí)，代理人/申請(qǐng)人圍繞上述三點(diǎn)進(jìn)行對(duì)比文件1與對(duì)比文件2之間的結(jié)合問題的抗辯，可能會(huì)成為本發(fā)明的技術(shù)方案能否被認(rèn)定具有創(chuàng)造性的關(guān)鍵。

　　對(duì)于第1）點(diǎn)，由于對(duì)比文件1與對(duì)比文件2在進(jìn)行結(jié)合時(shí)，是以對(duì)比文件1的技術(shù)方案為基礎(chǔ)，并將對(duì)比文件2中公開的“區(qū)別技術(shù)特征”遷移至對(duì)比文件1的技術(shù)方案后，所得到的新的技術(shù)方案如果成立，才能認(rèn)定對(duì)比文件的結(jié)合公開了本發(fā)明的技術(shù)方案?；诖耍魧徱暸c分析這兩篇對(duì)比文件所公開的內(nèi)容后發(fā)現(xiàn)，對(duì)比文件1技術(shù)方案的實(shí)施與對(duì)比文件2中“區(qū)別技術(shù)特征”存在沖突，這說明結(jié)合對(duì)比文件后所得到的新的技術(shù)方案中存在兩部分技術(shù)特征之間具有沖突，使得該新的技術(shù)方案不成立，因此，對(duì)比文件2中“區(qū)別技術(shù)特征”無法遷移到對(duì)比文件1的技術(shù)方案中，也即對(duì)比文件1與對(duì)比文件2之間存在結(jié)合沖突。

　　下面，結(jié)合筆者曾經(jīng)處理過的一個(gè)實(shí)際案例，對(duì)第1）點(diǎn)的答復(fù)思路進(jìn)行說明。

　　本發(fā)明中是將兩個(gè)一維條形碼進(jìn)行組合或者是將兩個(gè)二維條形碼進(jìn)行組合，得到相應(yīng)的條形碼組。相對(duì)于一個(gè)條形碼而言，利用兩個(gè)條形碼所組成的條形碼組能夠承載更多的商品信息，增加了承載的商品信息量。

　　而對(duì)比文件1中，為了提高商品防偽信息的查詢率，是將一維條形碼與而條形碼進(jìn)行組合，其中，一維條形碼存儲(chǔ)商品信息，二維條形碼存儲(chǔ)商品防偽信息，從而在用戶掃描一維條形碼進(jìn)行商品信息的查詢時(shí)能夠同時(shí)查詢該商品的防偽信息，從而提高商品防偽信息的查詢率?？梢?，本發(fā)明相對(duì)于對(duì)比文件1而言，區(qū)別技術(shù)特征主要在于，本發(fā)明是將兩個(gè)相同類型的條形碼進(jìn)行組合，得到條形碼組。

　　基于該區(qū)別技術(shù)特征，審查員檢索到對(duì)比文件2，其公開了利用兩個(gè)相同的條形碼生成得到復(fù)合條形碼以承載物品信息，并認(rèn)定對(duì)比文件1與對(duì)比文件2結(jié)合后，公開了本發(fā)明的技術(shù)方案。

　　雖然，本發(fā)明中的所有技術(shù)特征在對(duì)比文件1以及對(duì)比文件2中被公開，但是，筆者通過仔細(xì)閱讀對(duì)比文件1后發(fā)現(xiàn)，對(duì)比文件1中的技術(shù)方案的實(shí)施受到一定條件的限制，即，對(duì)比文件1采用一維條形碼和二維條形碼進(jìn)行組合，而不選用兩個(gè)相同類型的條形碼進(jìn)行組合的原因，是在于在進(jìn)行商品購物結(jié)算時(shí)，需要對(duì)一維條形碼進(jìn)行掃描，并且，二維條形碼的存在不會(huì)影響一維條形碼的商品購物結(jié)算。這說明，對(duì)比文件1的技術(shù)方案中只能是一維條形碼與二維條形碼進(jìn)行組合，不然，若都是一維條形碼，則另一個(gè)一維條形碼的存在會(huì)影響商品的結(jié)算，而若都是二維條形碼，則基于現(xiàn)有的對(duì)一維條形碼進(jìn)行掃描的設(shè)備，無法完成對(duì)商品的購物結(jié)算。因此，對(duì)比文件1的技術(shù)方案中，是無法將一維條形碼與二維條形碼的組合改進(jìn)成對(duì)比文件2中兩個(gè)相同類型的條形碼組合。也即，對(duì)比文件1的技術(shù)方案在與對(duì)比文件2的“區(qū)別技術(shù)特征”進(jìn)行結(jié)合時(shí)，存在結(jié)合沖突，因此，對(duì)比文件1與對(duì)比文件2不能進(jìn)行結(jié)合，從而基于對(duì)比文件1與對(duì)比文件2，并不能認(rèn)定本發(fā)明的技術(shù)方案不具有創(chuàng)造性。

　　對(duì)于第2）點(diǎn)，在對(duì)比文件1與對(duì)比文件2之間不存在結(jié)合沖突的情況下，代理人/申請(qǐng)人通常會(huì)重點(diǎn)論述本領(lǐng)域技術(shù)人員并不容易想到要將對(duì)比文件2的技術(shù)特征應(yīng)用至對(duì)比文件1的技術(shù)方案中，或者說，從對(duì)比文件1的技術(shù)方案出發(fā)，無法獲得技術(shù)啟示去結(jié)合對(duì)比文件2技術(shù)方案中的部分技術(shù)特征。

　　《專利審查指南》第二部分第四章中指出，在確定現(xiàn)有技術(shù)中存在技術(shù)啟示時(shí)，相對(duì)于對(duì)比文件1的“區(qū)別特征為另一份對(duì)比文件中披露的相關(guān)技術(shù)手段，該技術(shù)手段在該對(duì)比文件中所起的作用與該區(qū)別特征在要求保護(hù)的發(fā)明中為解決該重新確定的技術(shù)問題所起的作用相同”。據(jù)此分析可知，對(duì)比文件的結(jié)合啟示在于，對(duì)比文件2中不僅公開了“區(qū)別技術(shù)特征”的手段，也公開了該“區(qū)別技術(shù)特征”在本發(fā)明中的作用。

　　在這種情況下，在答復(fù)對(duì)比文件結(jié)合啟示時(shí)，可以結(jié)合對(duì)比文件2的技術(shù)方案，對(duì)對(duì)比文件2公開的特征進(jìn)行仔細(xì)分析：第一，確定對(duì)比文件2所公開的技術(shù)特征是否與本發(fā)明的“區(qū)別技術(shù)特征”在特征本身上相同或者是具有較高的相似度，若不是，則表明本發(fā)明中的“區(qū)別技術(shù)特征”并沒有被對(duì)比文件2公開，因此，可以重點(diǎn)針對(duì)于技術(shù)特征的區(qū)別進(jìn)行抗辯；第二，若本發(fā)明中的“區(qū)別技術(shù)特征”的特征本身被對(duì)比文件2公開，則可以分析該“區(qū)別技術(shù)特征”在對(duì)比文件2的技術(shù)方案中所發(fā)揮的作用，是否與本發(fā)明中所發(fā)揮的作用相同，若不相同，則表明發(fā)明人對(duì)于該“區(qū)別技術(shù)特征”的應(yīng)用是發(fā)明人的創(chuàng)造性貢獻(xiàn)所在，即發(fā)明人將該“區(qū)別技術(shù)特征”應(yīng)用于本發(fā)明的技術(shù)方案中，使得該“區(qū)別技術(shù)特征”發(fā)揮著區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)所已知的作用，從而該“區(qū)別技術(shù)特征”基于該獨(dú)特的作用能夠解決本發(fā)明實(shí)際要解決的技術(shù)問題，相應(yīng)的，對(duì)比文件2中的技術(shù)特征因?yàn)闊o法發(fā)揮著其在本發(fā)明中的作用，因此，對(duì)比文件2中相應(yīng)的技術(shù)特征也就并不能本發(fā)明所實(shí)際要解決的技術(shù)問題。

　　進(jìn)一步的，即使對(duì)比文件2所公開的技術(shù)特征與本發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征，不僅技術(shù)特征本身相同，而且技術(shù)特征所具有的作用也相同，筆者認(rèn)為，本領(lǐng)域技術(shù)人員并不一定容易想到要將對(duì)比文件1與對(duì)比文件2結(jié)合。

　　例如，蘋果與三星在針對(duì)于“滑動(dòng)解鎖”的專利訴訟案中，CAFC最終判決該“滑動(dòng)解鎖”（具體中文名稱為“通過在解鎖圖像上執(zhí)行手勢/姿勢來解鎖設(shè)備”）專利權(quán)有效。其專利技術(shù)方案具有創(chuàng)造性的其中一個(gè)原因在于，考量了Graham因素，即本發(fā)明的技術(shù)方案解決了社會(huì)長期未能解決的技術(shù)問題，從而可以合理的推斷出該專利技術(shù)方案的非顯而易見性。

　　從專利的立法本意來看，制定專利法的意義，是為了促進(jìn)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，而針對(duì)于該“滑動(dòng)解鎖”專利案件，蘋果公司提供了客觀證據(jù)證明，手機(jī)意外啟動(dòng)以及口袋撥號(hào)問題，長期未得到有效解決，有效解決該技術(shù)問題，成為長期懸而未決的需求。因此，蘋果公司經(jīng)過長期努力，設(shè)計(jì)出一款“滑動(dòng)解鎖”的技術(shù)方案以解決手機(jī)意外啟動(dòng)以及口袋撥號(hào)問題，符合專利法的立法本意，促進(jìn)了社會(huì)的科技進(jìn)度和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，從而被授予專利權(quán)。

　　由此，筆者認(rèn)為，在針對(duì)于對(duì)比文件的結(jié)合來進(jìn)行本發(fā)明創(chuàng)造性的抗辯時(shí)，若客觀條件允許，也可以是向?qū)彶閱T提供相應(yīng)的證據(jù)證明并強(qiáng)調(diào)，本發(fā)明中所解決的技術(shù)問題，是長期未得到有效解決的技術(shù)問題，成為阻礙社會(huì)科技進(jìn)步的障礙，直至本發(fā)明技術(shù)方案的產(chǎn)生，解決了該技術(shù)問題。那么，即使本發(fā)明的技術(shù)方案，在至少兩篇對(duì)比文件中均有體現(xiàn)，但是，本發(fā)明的技術(shù)方案，也并非是容易想到的。即本領(lǐng)域技術(shù)人員并非容易想到要將對(duì)比文件1與對(duì)比文件2結(jié)合以得到本發(fā)明的技術(shù)方案。否則，本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題，為何長期得不到有效解決呢？

　　客觀上而言，筆者認(rèn)為本發(fā)明的技術(shù)方案的非顯而易見性，其實(shí)更側(cè)重于對(duì)發(fā)明人而言。具體的，在發(fā)明人的整個(gè)發(fā)明創(chuàng)造性過程中，發(fā)明人所了解的對(duì)比文件（或者說現(xiàn)有技術(shù)），可能成百、成千甚至是上萬，對(duì)于發(fā)明人而言，在面對(duì)如此眾多的對(duì)比文件所描述的方案，是如何定位出審查員所檢索出的對(duì)比文件1以及對(duì)比文件2，并將其進(jìn)行結(jié)合得到本發(fā)明的技術(shù)方案呢？可以理解，如果對(duì)比文件1與對(duì)比文件2的技術(shù)方案的結(jié)合真的屬于容易想到，那么為什么手機(jī)意外啟動(dòng)以及口袋撥號(hào)問題一直能夠成為困擾人們并且長期得不到有效解決的技術(shù)問題呢？而且，對(duì)于非發(fā)明人（尤其是國內(nèi)外的眾多技術(shù)研究團(tuán)隊(duì)）而言，他們所面對(duì)的對(duì)比文件（或者說了解的現(xiàn)有技術(shù)）基本與發(fā)明人相同，在這種情況下，僅僅只有發(fā)明人提出本發(fā)明的技術(shù)方案，而非發(fā)明人在長期的技術(shù)研究過程中，并沒有研究出結(jié)合對(duì)比文件1以及對(duì)比文件2的技術(shù)方案，從這一點(diǎn)也應(yīng)該可以證明本發(fā)明的技術(shù)方案并非是容易想到的。

　　換個(gè)角度而言，對(duì)于《專利審查指南》所虛擬出的“本領(lǐng)域技術(shù)人員”而言，其具備中等技術(shù)水平，而對(duì)于研究該技術(shù)領(lǐng)域的專家而言，其對(duì)于技術(shù)的理解與認(rèn)知應(yīng)該是高于“本領(lǐng)域技術(shù)”，那么，僅僅具有中等技術(shù)水平的“本領(lǐng)域技術(shù)人員”都可以想到本發(fā)明的技術(shù)方案，那具有更高技術(shù)水平的眾多技術(shù)人員不應(yīng)該長期無法研究出本發(fā)明的技術(shù)方案，以有效解決手機(jī)意外啟動(dòng)以及口袋撥號(hào)問題。由此，也可以彰顯，本發(fā)明的技術(shù)方案并非顯而易見的。

　　事實(shí)上，目前評(píng)判方案創(chuàng)造性的方式都是先入為主的思想，即，審查員都是在先了解本發(fā)明的技術(shù)方案的情況下，再去基于本發(fā)明的技術(shù)方案從上萬對(duì)比文件中直接定位出用于評(píng)定方案創(chuàng)造性的對(duì)比文件1以及對(duì)比文件2，這就是屬于帶著一種已知的認(rèn)知角度去審視本發(fā)明的技術(shù)方案。

　　筆者認(rèn)為，在評(píng)判本發(fā)明的技術(shù)方案時(shí)，覺得方案顯而易見的原因有兩點(diǎn)：第一，已經(jīng)了解的本發(fā)明的技術(shù)方案（即站在了已知的角度），知道了本發(fā)明中存在哪些技術(shù)特征（技術(shù)手段），相同或者類似的技術(shù)手段就會(huì)讓人主觀上覺得對(duì)比文件與本發(fā)明之間存在一種共性，從而對(duì)本發(fā)明的技術(shù)方案產(chǎn)生了一種顯而易見性的認(rèn)知；第二，對(duì)比文件數(shù)量少，作為本領(lǐng)域技術(shù)人員以及發(fā)明人而言，其所掌握的相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)應(yīng)該是數(shù)量龐大的，那么找到與本發(fā)明類似的對(duì)比文件1不難，但是以對(duì)比文件1為基礎(chǔ)，從其它眾多對(duì)比文件中定位出本發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征并且要結(jié)合到對(duì)比文件1中，其難度應(yīng)該是可想而知的，而現(xiàn)在審查員輕易定位出對(duì)比文件2是因?yàn)?u>已知了本發(fā)明，所以根據(jù)本發(fā)明中的技術(shù)特征可以很容易從其它數(shù)據(jù)龐大的對(duì)比文件中篩選出其中一篇對(duì)比文件，并在篩選出的對(duì)比文件中定位出本發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征，進(jìn)而作出結(jié)合評(píng)判。但是客觀上，發(fā)明人從眾多對(duì)比文件中僅選擇其中一篇對(duì)比文件中的一個(gè)技術(shù)特征去結(jié)合對(duì)比文件1，難道不需要付出創(chuàng)造性勞動(dòng)？站在已知本發(fā)明的角度評(píng)判方案的創(chuàng)造性，其實(shí)就是舍棄考慮了發(fā)明人在組合現(xiàn)有技術(shù)時(shí)的創(chuàng)造性勞動(dòng)。

　　舉個(gè)最簡單的例子，在解算數(shù)學(xué)題時(shí)，利用所掌握的數(shù)學(xué)知識(shí)（相當(dāng)于現(xiàn)有技術(shù)）去解算數(shù)學(xué)題時(shí)，如果基于數(shù)學(xué)理論進(jìn)行正向推導(dǎo)（如發(fā)明人的創(chuàng)造思路），其解算難度通常較大，而如果在了解解算過程（相當(dāng)于了解了本發(fā)明的技術(shù)方案）后，再反觀該題目的解算過程，由于所利用的數(shù)學(xué)理論都是現(xiàn)有技術(shù)，那么就很容易讓人認(rèn)為整個(gè)解算過程是容易想到的。

　　對(duì)于第3）點(diǎn)，雖然對(duì)比文件1與對(duì)比文件2結(jié)合時(shí)不存在沖突，但是結(jié)合對(duì)比文件后所得到的技術(shù)方案，也可能與本發(fā)明的技術(shù)方案并不一致。

　　在答復(fù)審查意見時(shí)，可能會(huì)遇到審查員對(duì)于區(qū)別技術(shù)特征采用一種相似理論的評(píng)述，即，本發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征與對(duì)比文件2中的相應(yīng)技術(shù)特征并不完全相同或者并非高度相同，而是與該對(duì)比文件2中的技術(shù)特征存在相似之處，則審查員會(huì)認(rèn)為，在對(duì)比文件2所公開的特征的基礎(chǔ)之上再做進(jìn)一步的延伸變換，即可得到本發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征，從而結(jié)合對(duì)比文件1與對(duì)比文件2，所得到的技術(shù)方案與本發(fā)明的技術(shù)方案一致。

　　針對(duì)于審查員的這種評(píng)述邏輯，其實(shí)存在很大的漏洞在于，本發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征其實(shí)并沒有被對(duì)比文件2完全公開，對(duì)比文件2中的技術(shù)特征僅僅是與區(qū)別技術(shù)特征存在一定的相似度，但是基于審查員的評(píng)述邏輯很可能會(huì)使得代理人或者申請(qǐng)人也認(rèn)為在對(duì)比文件2這種相似的技術(shù)特征的技術(shù)上，很容易得到與本發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征，從而認(rèn)定該區(qū)別技術(shù)特征公開。針對(duì)于這種情況，在對(duì)比文件的結(jié)合抗辯時(shí)，應(yīng)當(dāng)將答復(fù)重點(diǎn)放在對(duì)比文件2的相似技術(shù)特征上，由于本發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征是該相似技術(shù)特征的進(jìn)一步延伸和變換，因此，即使審查員結(jié)合對(duì)比文件1以及對(duì)比文件2的相似技術(shù)特征，所得到的技術(shù)特征也與本發(fā)明的技術(shù)方案并不相同，需要對(duì)結(jié)合對(duì)比文件1以及對(duì)比文件2所得到的技術(shù)方案做出進(jìn)一步改進(jìn)，那么這種進(jìn)一步改進(jìn)，也正是發(fā)明人的發(fā)明創(chuàng)造所在。

　　因此，在進(jìn)行創(chuàng)造性答復(fù)時(shí)，可以重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)將對(duì)比文件2中的技術(shù)特征應(yīng)用至對(duì)比文件1時(shí)，所得到的技術(shù)方案也與本發(fā)明的技術(shù)方案不同，并可以強(qiáng)調(diào)本發(fā)明的技術(shù)方案是對(duì)對(duì)比文件結(jié)合所得到的技術(shù)方案所做出的進(jìn)一步改進(jìn)，以突顯本發(fā)明的技術(shù)方案的非顯而易見性。

　　以上是筆者在進(jìn)行審?fù)ù饛?fù)過程中，針對(duì)于多篇對(duì)比文件結(jié)合否定本發(fā)明創(chuàng)造性進(jìn)行抗辯的一些思考總結(jié)，其中若有不妥之處，還請(qǐng)讀者批評(píng)指教。