文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 陳莎莎

　　摘要：功能性特征是在專利申請(qǐng)文件中通常采用的一種撰寫(xiě)方法，在本文中筆者首先從最高院的司法解釋等多個(gè)方面對(duì)功能性特征的定義和理解進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明；其次對(duì)功能性特征的保護(hù)范圍在審查階段的確定方式以及在侵權(quán)判定過(guò)程的認(rèn)定方式分別進(jìn)行說(shuō)明，并結(jié)合最高院的案例說(shuō)明功能性特征在侵權(quán)判定過(guò)程進(jìn)行認(rèn)定時(shí)具體包括哪些步驟；最后結(jié)合功能性特征的定義以及其在侵權(quán)判定過(guò)程的認(rèn)定方式，對(duì)在專利申請(qǐng)文件中如何撰寫(xiě)功能性特征提出一些建議。

　　關(guān)鍵詞：功能性特征 保護(hù)范圍 侵權(quán)判定 不可缺少的技術(shù)特征

　　一、功能性特征的理解和定義

　　1、在《專利法》和《專利法實(shí)施細(xì)則》中

　　在我國(guó)的《專利法》和《專利法實(shí)施細(xì)則》中都沒(méi)有提及功能性特征。在《專利審查指南2010》中雖然提及了功能性特征，但是并沒(méi)有明確說(shuō)明功能性特征的定義，僅記載了其使用方式的限定：“通常，對(duì)產(chǎn)品權(quán)利要求來(lái)說(shuō)，應(yīng)當(dāng)盡量避免使用功能或者效果特征來(lái)限定發(fā)明。只有在某一技術(shù)特征無(wú)法用結(jié)構(gòu)特征來(lái)限定，或者技術(shù)特征用結(jié)構(gòu)特征限定不如用功能或效果特征來(lái)限定更為恰當(dāng)，而且該功能或者效果能通過(guò)說(shuō)明書(shū)中規(guī)定的實(shí)驗(yàn)或者操作或者所屬技術(shù)領(lǐng)域的慣用手段直接和肯定地驗(yàn)證的情況下，使用功能或者效果特征來(lái)限定發(fā)明才可能是允許的”。

　　2、在最高人民法院的司法解釋中

　　在《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》（以下簡(jiǎn)稱司法解釋一）第四條提及的“權(quán)利要求中以功能或者效果表述的技術(shù)特征”可作為功能性特征的定義。但是該定義過(guò)于簡(jiǎn)單和籠統(tǒng)，對(duì)于司法過(guò)程中如何判斷功能性特征并沒(méi)有太多的指導(dǎo)意義。

　　在《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋二》（以下簡(jiǎn)稱司法解釋二）第八條對(duì)“功能性特征”進(jìn)行了更明確的定義：“功能性特征，是指對(duì)于結(jié)構(gòu)、組分、步驟、條件或其之間的關(guān)系等，通過(guò)其在發(fā)明創(chuàng)造中所起的功能或者效果進(jìn)行限定的技術(shù)特征”，《北高侵權(quán)判定指南2017》第18條對(duì)功能性特征的定義與之類似。

　　3、其他相關(guān)理解

　　尹新天所著的《中國(guó)專利法詳解》第七章第4節(jié)提到：如果在一項(xiàng)產(chǎn)品權(quán)利要求中不是采用結(jié)構(gòu)或者組合的技術(shù)特征來(lái)限定該產(chǎn)品，在一項(xiàng)方法權(quán)利要求中不是采用步驟或者操作方式的技術(shù)特征來(lái)限定該方法，而是采用產(chǎn)品的零部件或方法的步驟在技術(shù)方案中所起的作用、功能或者所產(chǎn)生的效果來(lái)限定其發(fā)明創(chuàng)造，則稱為“功能性限定特征”。

　　4、不屬于功能性特征的情況

　　司法解釋二第八條還對(duì)不屬于功能性特征的情況進(jìn)行了說(shuō)明：“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員僅通過(guò)閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定實(shí)現(xiàn)上述功能或者效果的具體實(shí)施方式的除外”

　　對(duì)此，《北高侵權(quán)判定指南2017》第18條的說(shuō)明更加詳細(xì)：“下列情形一般不宜認(rèn)定為功能性特征：（1）以功能或效果性語(yǔ)言表述且已經(jīng)成為本領(lǐng)域普通技術(shù)人員普遍知曉的技術(shù)術(shù)語(yǔ)，或以功能或效果性語(yǔ)言表述且僅通過(guò)閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定實(shí)現(xiàn)上述功能或者效果的具體實(shí)施方式的技術(shù)特征；（2）使用功能性或效果性語(yǔ)言表述，但同時(shí)也用相應(yīng)的結(jié)構(gòu)、組分、材料、步驟、條件等特征進(jìn)行描述的技術(shù)特征?！?

　　二、功能性特征的保護(hù)范圍

　　1、在專利審查過(guò)程中的解釋

　　根據(jù)《專利審查指南2010》指出：“對(duì)于權(quán)利要求中所包含的功能性限定的技術(shù)特征，應(yīng)當(dāng)理解為覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實(shí)施方式”?？梢?jiàn)，在專利審查過(guò)程中，功能性特征被認(rèn)為包含了能夠?qū)崿F(xiàn)其功能的所有實(shí)現(xiàn)方式。

　　2、在專利侵權(quán)過(guò)程中的判定

　　司法解釋一第四條規(guī)定：“對(duì)于權(quán)利要求中以功能或者效果表述的技術(shù)特征，人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合說(shuō)明書(shū)和附圖描述的該功能或者效果的具體實(shí)施方式及其等同的實(shí)施方式，確定該技術(shù)特征的內(nèi)容”，可見(jiàn)，在專利侵權(quán)過(guò)程中，功能性特征限制在說(shuō)明書(shū)中記載的實(shí)現(xiàn)方式及等同方式。

　　然而，上述規(guī)定在實(shí)際應(yīng)用中存在一個(gè)問(wèn)題，說(shuō)明書(shū)中可能會(huì)對(duì)功能性特征進(jìn)行多個(gè)方面的描述，如果將該功能性特征限制在說(shuō)明書(shū)中所有方面的描述，則可能會(huì)使得對(duì)該功能性特征的保護(hù)范圍起到了錯(cuò)誤的限制作用。例如，對(duì)于一種能夠起到隔熱功能的隔熱墊，說(shuō)明書(shū)記載了該隔熱墊的形狀、尺寸甚至顏色等方面的描述，顯然上述描述與其隔熱功能沒(méi)有關(guān)系，因此如果將該隔熱墊的保護(hù)范圍限制在上述描述，顯然是不合理的。

　　對(duì)此，司法解釋二第八條還規(guī)定了：“與說(shuō)明書(shū)及附圖記載的實(shí)現(xiàn)前款所稱功能或者效果不可缺少的技術(shù)特征相比，被訴侵權(quán)技術(shù)方案的相應(yīng)技術(shù)特征是以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)相同的功能，達(dá)到相同的效果，且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)無(wú)需經(jīng)過(guò)創(chuàng)造性勞動(dòng)就能夠聯(lián)想到的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該相應(yīng)技術(shù)特征與功能性特征相同或者等同”，可見(jiàn)，司法解釋二相比司法解釋一，引入“實(shí)現(xiàn)前款所稱功能或者效果不可缺少的技術(shù)特征”，在確定等同侵權(quán)時(shí)，應(yīng)僅考慮該“實(shí)現(xiàn)前款所稱功能或者效果不可缺少的技術(shù)特征”的等同技術(shù)特征。

　　因此，在對(duì)功能性特征進(jìn)行侵權(quán)判定時(shí)，具體過(guò)程應(yīng)該包括：第一，判斷說(shuō)明書(shū)中為了實(shí)現(xiàn)該功能性特征的功能或效果不可缺少的技術(shù)特征；第二，將說(shuō)明書(shū)中上述不可缺少的技術(shù)特征與被控侵權(quán)產(chǎn)品進(jìn)行比對(duì)，判斷兩者是否等同。

　　例如，在最高人民法院作出的（2017）最高法民申2073號(hào)決定，對(duì)功能性特征“可上下升降的上切刀安裝板”進(jìn)行侵權(quán)判定時(shí)，首先根據(jù)說(shuō)明書(shū)的記載確定其不可缺少的技術(shù)特征有：“上切刀與上切刀安裝板之間設(shè)有連接上切刀中部與上切刀安裝板中部的支撐連桿，機(jī)架上設(shè)置有豎直氣缸，豎直氣缸的活塞桿往下延伸穿過(guò)上切刀安裝板并固定在支撐連桿上端，豎直氣缸驅(qū)動(dòng)上切刀作上下往復(fù)運(yùn)動(dòng)”，將被控侵權(quán)產(chǎn)品的相應(yīng)技術(shù)特征：“伺服電機(jī)通過(guò)主動(dòng)齒輪、從動(dòng)齒輪、轉(zhuǎn)軸驅(qū)動(dòng)偏心輪，偏心輪通過(guò)套環(huán)、拉桿帶動(dòng)上切刀安裝板上下升降”，與上述不可缺少的技術(shù)特征從功能、效果、手段三個(gè)方面分別進(jìn)行比較：“對(duì)二者進(jìn)行比對(duì)，從功能來(lái)看，二者均能實(shí)現(xiàn)上切刀安裝板的上下升降，至于上切刀安裝板是否在上切刀的帶動(dòng)下上下升降，并不影響該功能的發(fā)揮，二者功能顯然相同；從效果來(lái)看，雖然有寧泰公司所主張的涉案專利的活塞桿在運(yùn)行中是在兩個(gè)極限位置換向、被訴侵權(quán)產(chǎn)品則換向流暢的客觀情況，但由于上切刀徑向水平位移距離很短，并不會(huì)對(duì)二者效果產(chǎn)生明顯的影響，二者效果相同；從手段而言，前者系以氣缸的豎直往復(fù)直線運(yùn)動(dòng)帶動(dòng)上切刀及上切刀安裝板上下升降，后者系由偏心輪在伺服電機(jī)的驅(qū)動(dòng)下作圓周運(yùn)動(dòng)，再通過(guò)傳動(dòng)機(jī)構(gòu)將圓周運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)化為上切刀安裝板的上下運(yùn)動(dòng)?！保罱K得出結(jié)論認(rèn)為二者構(gòu)成等同：“雖然二者在手段上存在一定差異，但無(wú)論是通過(guò)豎直氣缸還是通過(guò)偏心輪的方式驅(qū)動(dòng)某一部件作上下運(yùn)動(dòng)，都是所屬技術(shù)領(lǐng)域慣常的技術(shù)手段，對(duì)本領(lǐng)域普通技術(shù)人員而言，將本專利權(quán)利要求1的相應(yīng)技術(shù)特征替換為被訴侵權(quán)技術(shù)方案中以偏心輪帶動(dòng)拉桿的手段是顯而易見(jiàn)的。因此，二者構(gòu)成等同技術(shù)特征”。

　　三、在專利申請(qǐng)文件中對(duì)功能性特征的撰寫(xiě)建議

　　1、是否有寫(xiě)成功能性特征的必要

　　撰寫(xiě)功能性特征的主要目的是為了擴(kuò)大保護(hù)范圍，但是由于功能性特征在目前的專利審查階段，被認(rèn)為包含了能夠?qū)崿F(xiàn)其功能的所有實(shí)現(xiàn)方式，而在在專利侵權(quán)過(guò)程中，功能性特征又被限制在說(shuō)明書(shū)中記載的實(shí)現(xiàn)方式及等同方式。因此有可能發(fā)生的情況是，在專利審查階段因?yàn)楸Ｗo(hù)范圍過(guò)大被駁回，而即便最終獲得授權(quán)，侵權(quán)判定也只能限制在說(shuō)明書(shū)記載的實(shí)現(xiàn)方式及等同方式。因此筆者建議，在撰寫(xiě)申請(qǐng)文件時(shí)對(duì)于用功能或效果描述的特征，可以先判斷其能否通過(guò)司法解釋二第八條和《北高侵權(quán)判定指南2017》第18條的規(guī)定被排除在功能性特征之外（參見(jiàn)本文第一部分第4點(diǎn)），如果不能排除，再判斷是否有必要寫(xiě)成功能性特征，即寫(xiě)成功能性特征是否的確能夠在侵權(quán)判定過(guò)程中爭(zhēng)取到更大的保護(hù)范圍。

　　2、完善說(shuō)明書(shū)中的具體實(shí)施方式

　　由于目前功能性特征在侵權(quán)判定時(shí)依據(jù)的是說(shuō)明書(shū)記載的實(shí)現(xiàn)方式及等同方式，因此筆者建議，對(duì)于確定是功能性特征的技術(shù)特征，應(yīng)盡量布置多種詳細(xì)的實(shí)施方式，尤其是描述盡量多的實(shí)現(xiàn)手段，并且最好描述功能性特征實(shí)現(xiàn)其功能或效果的原理，以期能夠在侵權(quán)判定過(guò)程中爭(zhēng)取到更大的保護(hù)范圍。

　　3、在說(shuō)明書(shū)中明確實(shí)現(xiàn)功能或效果的不可缺少的技術(shù)特征

　　由于目前功能性特征在侵權(quán)判定時(shí)需要先判斷實(shí)現(xiàn)功能或效果的不可缺少的技術(shù)特征，對(duì)該不可缺少的技術(shù)特征才會(huì)采用說(shuō)明書(shū)進(jìn)行限定，因此筆者建議，在說(shuō)明書(shū)對(duì)功能性特征進(jìn)行描述時(shí)，最好明確哪些特征屬于實(shí)現(xiàn)其功能或效果不可缺少的技術(shù)特征，哪些特征不屬于該不可缺少的技術(shù)特征，避免由于侵權(quán)判定時(shí)認(rèn)定錯(cuò)誤，導(dǎo)致錯(cuò)誤的縮小了功能性特征的保護(hù)范圍，對(duì)專利權(quán)人造成損失。