文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 羅滿

　　判斷一項(xiàng)技術(shù)方案是否具備創(chuàng)造性，要求判斷人員回到申請(qǐng)日之前，看待申請(qǐng)日之后的方案相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見(jiàn)。這從操作過(guò)程來(lái)看，本身就帶有不可思議的色彩，因?yàn)榕袛嗳藛T需要知悉該技術(shù)方案，又需要在知悉該技術(shù)方案的前提下適時(shí)地回到“失憶”的狀態(tài)，但這種操作過(guò)程又不可避免。

　　因此，專利規(guī)則的演變過(guò)程中，始終伴隨著專利創(chuàng)造性評(píng)判的客觀化進(jìn)程。

　　為了實(shí)現(xiàn)創(chuàng)造性評(píng)判的客觀化，我國(guó)專利審查指南專門(mén)給予了指引，即“三步法”：

　?。?）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；

　?。?）確定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題；

　　（3）判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見(jiàn)。

　　應(yīng)當(dāng)理解，“三步法”只是審查指南給予的一般性指引，其重要原則還是“判斷要求保護(hù)的發(fā)明相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見(jiàn)”，以上三個(gè)步驟并不是創(chuàng)造性判斷的必然步驟，更不能機(jī)械地去理解三個(gè)步驟之間的關(guān)系。筆者總結(jié)了一些對(duì)三步法的理解可能存在的一些誤會(huì)：

　　誤會(huì)一：公開(kāi)技術(shù)特征最多，就是最接近的現(xiàn)有技術(shù)。

　　雖然在尋找最接近現(xiàn)有技術(shù)時(shí)，公開(kāi)特征最多是更受青睞的一種尋找方式，但如果忽略了技術(shù)領(lǐng)域，很容易犯事后諸葛亮的錯(cuò)誤。專利審查指南[1]在說(shuō)明如何“確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)”時(shí)，也指出“應(yīng)當(dāng)注意的是，在確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)時(shí)，應(yīng)首先考慮技術(shù)領(lǐng)域相同或相近的現(xiàn)有技術(shù)”。

　　雖然根據(jù)我國(guó)審查制度，發(fā)明的創(chuàng)造性在評(píng)判過(guò)程中，并不要求限定技術(shù)領(lǐng)域，但跨越技術(shù)領(lǐng)域或者選定特定的技術(shù)領(lǐng)域，必須存在相應(yīng)的動(dòng)機(jī)。

　　正如筆者之前所撰“技術(shù)問(wèn)題-現(xiàn)有技術(shù)與創(chuàng)造性之間的那層窗戶紙”一文中的示例，雖然現(xiàn)有技術(shù)中公開(kāi)的磁心與申請(qǐng)的技術(shù)方案基本一致，公開(kāi)了大部分的技術(shù)特征，區(qū)別僅在于應(yīng)用于自激式推挽變換器，但這種技術(shù)領(lǐng)域的選擇，必須論述其動(dòng)機(jī)，否則無(wú)法成為否定其創(chuàng)造性的理由。

　　再比如，筆者近期收到一份審查意見(jiàn)，專利申請(qǐng)方案是驅(qū)動(dòng)塔筒內(nèi)的熱源（電纜、電氣設(shè)備）移動(dòng)，使其始終貼靠向較冷的塔筒壁，將塔筒壁作為熱源的熱沉；審查意見(jiàn)中指出的最接近的對(duì)比文件是半導(dǎo)體基材在退火過(guò)程中，將基材快速移動(dòng)并朝向一冷卻板移動(dòng)，以使加熱后的基材更快地散熱。審查意見(jiàn)認(rèn)為區(qū)別僅在于，將該種散熱方式應(yīng)用到塔筒內(nèi)的熱源。且不說(shuō)對(duì)熱源、散熱原理的認(rèn)定是否準(zhǔn)確，單從邏輯上也存在著問(wèn)題，回到文首，讓我們回到申請(qǐng)日之前，本領(lǐng)域技術(shù)人員在看到基材退火這樣的技術(shù)前提下，很容易就想到如何進(jìn)行塔筒內(nèi)部熱源的散熱？這顯然需要“創(chuàng)造性天賦的火花”（flash of creative genius）[2]。

　　更容易接受的邏輯，應(yīng)該是提供一種塔筒內(nèi)部熱源散熱困難的現(xiàn)有技術(shù)，然后在尋找如何散熱的過(guò)程中，存在動(dòng)機(jī)去跨領(lǐng)域?qū)ふ疑崾侄?，例如找到上述基材退火散熱的方案，不管能否結(jié)合，至少?gòu)倪壿嬌?，更容易接受?

　　當(dāng)然，這種要求從某種角度來(lái)說(shuō)可能屬于較為“死板”的方式，但是對(duì)于本身具有一定法律屬性的創(chuàng)造性審查而言，擁有完整的邏輯評(píng)述顯然更有利于評(píng)述客觀化的實(shí)現(xiàn)。

　　從審查的角度，應(yīng)該適時(shí)地讓自己處于“失憶”狀態(tài)，不能讓申請(qǐng)的技術(shù)方案在心里“生根發(fā)芽”，并在其引導(dǎo)下，利用現(xiàn)有技術(shù)硬生生地拼湊出對(duì)應(yīng)的技術(shù)方案，以否定創(chuàng)造性。

　　誤會(huì)二：技術(shù)問(wèn)題不同，就沒(méi)有技術(shù)啟示。

　　例如，專利申請(qǐng)的技術(shù)方案是A+B，審查意見(jiàn)認(rèn)為對(duì)比文件1公開(kāi)A，對(duì)比文件2公開(kāi)特征B，結(jié)合得到A+B。代理人（或申請(qǐng)人）發(fā)現(xiàn)對(duì)比文件2特征B解決的技術(shù)問(wèn)題與專利申請(qǐng)技術(shù)方案載明的解決的技術(shù)問(wèn)題不同，代理人立馬歡呼雀躍，洋洋灑灑開(kāi)始答辯。

　　讓我們?cè)俅位氐轿氖祝袛嘁患夹g(shù)方案是否具備創(chuàng)造性，是判斷在申請(qǐng)日之前，本領(lǐng)域技術(shù)人員在知悉現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上，該技術(shù)方案的獲得是否顯而易見(jiàn)。

　　舉例說(shuō)明，申請(qǐng)人的專利申請(qǐng)方案是紙杯，紙杯內(nèi)壁涂覆一層A材質(zhì)，可以有效防止向外滲水?，F(xiàn)有技術(shù)也公開(kāi)一種紙杯，還公開(kāi)一種A材質(zhì)可以起到保溫的效果。如果嚴(yán)格按照上述三步法，相較于紙杯，涂覆的A材質(zhì)是解決滲水問(wèn)題，而現(xiàn)有技術(shù)的A材質(zhì)是解決保溫問(wèn)題，無(wú)結(jié)合的技術(shù)啟示。

　　但理性地回歸到申請(qǐng)日之前，紙杯用于裝水，那么防止?fàn)C手、保溫屬于該領(lǐng)域普遍追求的目標(biāo)，將現(xiàn)有技術(shù)中具有保溫性質(zhì)的A材質(zhì)用于紙杯內(nèi)壁（假設(shè)不存在其他涂覆應(yīng)用的障礙或者技術(shù)偏見(jiàn)）完全具有這樣結(jié)合應(yīng)用的動(dòng)機(jī)，得到內(nèi)壁涂覆有A材質(zhì)的紙杯，不需要付出創(chuàng)造性的勞動(dòng)。

　　從另一個(gè)角度來(lái)說(shuō)，雖然現(xiàn)有技術(shù)中載明A材質(zhì)是解決保溫問(wèn)題，但是根據(jù)常識(shí)或者根據(jù)其化學(xué)屬性等分析可知，A材質(zhì)同樣具有鎖水特性，則本領(lǐng)域技術(shù)人員基于防止?jié)B水的需求，得到上述技術(shù)方案也不需要付出創(chuàng)造性勞動(dòng)。

　　因此，也可以這樣理解，“三步法”中所認(rèn)定的技術(shù)問(wèn)題，并不局限于申請(qǐng)人所載明的技術(shù)問(wèn)題，實(shí)際上還包括該技術(shù)方案能夠解決（隱含）的其他技術(shù)問(wèn)題。只要現(xiàn)有技術(shù)具有這樣結(jié)合的技術(shù)指引即可。

　　如日本《審查指南》規(guī)定“即使是發(fā)明申請(qǐng)與引證發(fā)明要解決的技術(shù)問(wèn)題不相同，如果本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠容易地以一種不同于發(fā)明申請(qǐng)的問(wèn)題解決思路得出發(fā)明申請(qǐng)的技術(shù)方案，發(fā)明申請(qǐng)就不具備創(chuàng)造性”[3]。

　　誤會(huì)三：二級(jí)或多級(jí)結(jié)合，也屬于顯而易見(jiàn)。

　　目前，創(chuàng)造性條款是審查意見(jiàn)中最為廣泛應(yīng)用的條款，未檢索到現(xiàn)有技術(shù)不進(jìn)行創(chuàng)造性判斷即行授權(quán)的案例鳳毛麟角（但是存在一定數(shù)量的不涉及創(chuàng)造性而予以駁回的案例，主要是基于撰寫(xiě)不清楚、不符合客體等難以克服的缺陷）。筆者針對(duì)目前的創(chuàng)造性審查意見(jiàn)作了一下簡(jiǎn)單的分類示意。

　　第一種：一級(jí)結(jié)合

　　本技術(shù)方案是A+B+C，檢索到最接近的對(duì)比文件1，公開(kāi)特征A，確定區(qū)別技術(shù)特征是B和C，其中B和C是并列的關(guān)系，不存在先后依附關(guān)系，然后獲得對(duì)比文件2、3，二者分別公開(kāi)特征B和C，且解決的技術(shù)問(wèn)題、所起作用與本技術(shù)方案一致，結(jié)合對(duì)比文件1-3后得到A+B+C。這種類型的審查意見(jiàn)最為常見(jiàn)，答復(fù)思路也最為簡(jiǎn)單，特征是否的確公開(kāi)、是否具備結(jié)合啟示、技術(shù)特征是否能夠割裂等，已有廣泛探討，本文不作贅述。

　　第二種：二級(jí)或多級(jí)結(jié)合

　　該種類型，就是通過(guò)簡(jiǎn)單的組合不能得到該方案，必須在兩項(xiàng)或以上的現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合的基礎(chǔ)上，再進(jìn)行一次啟示并結(jié)合，才能得到專利申請(qǐng)的技術(shù)方案，即需要“二級(jí)或多級(jí)結(jié)合”。與一級(jí)結(jié)合的區(qū)別是，上述的B和C（或）B+和B-不是并列的關(guān)系，而是存在先后依附關(guān)系。

　　這種創(chuàng)造性評(píng)價(jià)方式，筆者認(rèn)為必須慎重。

　　從嚴(yán)格的“三步法”來(lái)說(shuō)，關(guān)于是否顯而易見(jiàn)，現(xiàn)有技術(shù)是否存在技術(shù)啟示，審查指南給出的幾種示例都是一級(jí)結(jié)合，如果需要二級(jí)結(jié)合，實(shí)際上恰恰說(shuō)明相應(yīng)的技術(shù)方案具有一定的創(chuàng)造性，多級(jí)結(jié)合則更應(yīng)當(dāng)傾向于具有創(chuàng)造性。

　　當(dāng)然，不能機(jī)械地理解“三步法”，當(dāng)需要二級(jí)結(jié)合否定創(chuàng)造性時(shí)，筆者以為上述包含C或B—的現(xiàn)有技術(shù)，應(yīng)當(dāng)是常規(guī)技術(shù)手段、公知常識(shí)。

　　例如，與最接近的現(xiàn)有技術(shù)（對(duì)比文件1）相比是設(shè)置有支撐柱（B），以解決達(dá)到支撐平衡的目的，并且支撐柱的棱邊設(shè)有圓角（C），以避免磨損其他構(gòu)件；而對(duì)比文件2公開(kāi)支撐柱，但未公開(kāi)設(shè)有圓角，對(duì)比文件3公開(kāi)某種支撐結(jié)構(gòu)設(shè)有圓角以減少對(duì)其他構(gòu)件的磨損，則這種二級(jí)結(jié)合方式，筆者認(rèn)為可以否定被評(píng)價(jià)方案的創(chuàng)造性，因?yàn)椋瑘A角可以認(rèn)為是本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)安裝環(huán)境做出的常規(guī)優(yōu)化設(shè)計(jì)，即便沒(méi)有對(duì)比文件3，也可以是對(duì)比文件1和常規(guī)技術(shù)手段的結(jié)合，這種審查意見(jiàn)非常普遍。

　　但，如果不是設(shè)置圓角，而是在支撐柱上進(jìn)一步設(shè)置有凹槽，該凹槽用于安裝儲(chǔ)電裝置（C），以存儲(chǔ)電能為基礎(chǔ)部件供電，往往還包含一些與其他特征相互配合、呼應(yīng)的關(guān)系，此時(shí)，再檢索到一篇對(duì)比文件3（往往與本方案、對(duì)比文件1、對(duì)比文件2領(lǐng)域完全不同），設(shè)有凹槽和安裝于凹槽的儲(chǔ)電裝置，然后在對(duì)比文件1+2的基礎(chǔ)上，再結(jié)合對(duì)比文件3，筆者以為這種評(píng)判結(jié)果具有很濃厚的導(dǎo)向性，即審查指南所述的“事后諸葛亮”。

　　不可否認(rèn)，本領(lǐng)域技術(shù)人員在改進(jìn)對(duì)比文件1時(shí)，可能會(huì)進(jìn)行不斷的改進(jìn)優(yōu)化，優(yōu)化為D1+D2，發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，再優(yōu)化為D1+D2+D3，但是這種改進(jìn)過(guò)程同樣也是創(chuàng)造性體現(xiàn)的過(guò)程，如何以一脈相承的方式進(jìn)行這樣的優(yōu)化，是否具備較為合理的結(jié)合動(dòng)機(jī)以及技術(shù)手段的復(fù)雜性，都應(yīng)該作為考量的因素，至少不應(yīng)該輕易地以這種二級(jí)以上的結(jié)合方式，認(rèn)為被評(píng)價(jià)的方案相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)顯而易見(jiàn)。

　　現(xiàn)在面臨較多的審查意見(jiàn)，采用了二級(jí)結(jié)合，同時(shí)存在很強(qiáng)的“拼湊”感，但似乎又沒(méi)有明顯的邏輯問(wèn)題，不過(guò)從發(fā)明人的本領(lǐng)域技術(shù)人員角度來(lái)看，創(chuàng)造性被否定，又是非常的不可思議。

　　因此，筆者認(rèn)為二級(jí)或多級(jí)結(jié)合創(chuàng)造性評(píng)判方式，具有諸多不合理之處，值得商榷。

　　總而言之，根據(jù)“三步法”的原理，技術(shù)方案相對(duì)現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見(jiàn)，要同時(shí)考慮主觀上能否結(jié)合（存在動(dòng)機(jī)）和客觀上能否結(jié)合（技術(shù)可行），不能只關(guān)注表象，以現(xiàn)有技術(shù)的特征進(jìn)行拼湊，理解審查指南關(guān)于“現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示”的含義。

　　以上是筆者站在專利代理人、發(fā)明人的角度來(lái)看待創(chuàng)造性評(píng)判的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，所獲得的心得體會(huì)，由于視角所限，觀點(diǎn)難免有失偏頗，還望同行斧正。

　　注釋：
　　[1] 《專利審查指南》第二部分第四章3.2.1.1
　　[2]《專利創(chuàng)造性判斷研究》 石必勝著 第一章第一節(jié)
　　[3] 《專利創(chuàng)造性判斷研究》 石必勝著 第六章第四節(jié)