文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 譚雅琦

　　摘要

　　美國商標申請中，對于商標中不具有顯著性的要素，要求放棄商標專用權，主要情形包括缺乏顯著性的單個詞匯、缺乏顯著性的組合詞匯和缺乏顯著性的圖形等。對于是否需放棄專用權、如何放棄專用權取決于顯著性的判斷，本文即主要介紹了美國商標放棄專用權的制度特點和實踐應用。

　　在美國商標申請中，不少國內(nèi)企業(yè)都會遇到審查員下發(fā)放棄專用權的審查意見。大多數(shù)國內(nèi)企業(yè)在遇到此類駁回時，都會心里打個疑問，為什么要求放棄該部分的專用權？是否應該同意審查員意見？放棄后，是否會對我的商標權利造成影響呢？針對企業(yè)的上述疑問，筆者結(jié)合工作中的實例，簡單介紹一二。

　　其實，對于商標中要求放棄專用權的要素，國內(nèi)企業(yè)并不陌生。中國《商標法》第五十九條便有對此的相關規(guī)定[1]。美國《商標法》對此的相關規(guī)定在第6條，即審查員有權要求申請人放棄可注冊商標中不可注冊部分的專用權。所謂“不可注冊部分”，即通常所說的缺乏顯著性部分，如系通用名稱，或?qū)χ付ㄉ唐肪哂忻枋鲂缘?。故，一言以蔽之，要求放棄專用權的情況，通常發(fā)生在商標在整體上具有顯著性，但部分缺乏顯著性，而不得注冊的部分。

　　通常，若商標中某部分被放棄專用權，則意味著他人可以在相同或類似的商品/服務上，使用與該商標放棄專用權的部分相同或近似的表述。由此，企業(yè)在判斷是否應同意放棄專用權時，所需考慮的即是否可以容忍上述情形的存在。以下，我們可以通過具體的示例，進行較為直觀的理解。

　　情形一：缺乏顯著性的單個詞匯

　　對于單個詞匯是否缺乏顯著性，而需要放棄專用權的問題，較為容易判斷，而鮮有爭議。如，“Better with drones”商標在無人機相關的產(chǎn)品和服務上，“drones”為通用名稱，需放棄專用權?！癦S Power”商標在第07類動力設備產(chǎn)品上，“Power”具有描述性，需放棄專用權。

　　值得注意的是，具有直接描述性的對象，包含商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點。其中，“其他特點”這一兜底表述可以涵蓋有關產(chǎn)品和服務的任何特點。如“Yummy cool chain”商標中，“chain”一詞通常對第30類“糖果”產(chǎn)品并沒有直接的描述性。但是，若該類產(chǎn)品的形態(tài)為“chain”的形態(tài)，即鏈狀，該單詞“chain”仍需放棄專用權。

　　對于中文商標而言，審查員一般會參考申請人提供的英文翻譯，再進行是否要求放棄專用權的判斷。如“貴煙”、“蘇煙”商標在煙類產(chǎn)品上，“煙”譯為“tobacco”，為通用名稱，需放棄專用權。

　　此外，該情形存在一種特例，即，若商標中缺乏顯著性的部分與其他具有顯著性的部分已構(gòu)成了整體詞匯而不可分割，那么該缺乏顯著性的部分也無須放棄專用權。如“LIGHT N' LIVELY”商標使用在“低卡路里蛋黃醬”產(chǎn)品上，美國商標上訴委員為即認為該商標“LIGHT N' LIVELY”為密不可分的部分，而無需放棄“LIGHT”的專用權。該情況與上述情況的區(qū)別即在于，該缺乏顯著性的部分在商標整體中是否為不可分離的。主要判斷依據(jù)在于該缺乏顯著性部分與其他部分在物理上和含義上的聯(lián)系等[2]。但該判斷有一定的模糊性，審查員對此有一定主觀認知和自由裁量。而對申請人而言，是否放棄該部分單獨的專用權，均不影響商標的整體保護，因此對申請人的影響不大。

　　情形二：缺乏顯著性的組合詞匯

　　在組合詞匯是否應放棄專用權的問題上，情況會稍微復雜一些。簡單來說，判斷標準仍是該組合，即詞匯的組合方式是否具有顯著特征。若組合詞匯在語法上或用語習慣上為統(tǒng)一表達，如“Shoe factory”，則該部分需統(tǒng)一放棄專用權，而不能分別放棄“shoe”和“factory”。再如“GT GLASS TECHNOLOGY”中，“GLASS TECHNOLOGY”亦為常用的表達組合，不能分開單獨放棄。

　　中文商標同理。如中文中有一些固定搭配，這些搭配整體上若對指定商品缺乏顯著性，則應放棄專用權。如“益信藥業(yè)”、“川味王”商標中，“藥業(yè)”和“川味”本為中文中的固有詞匯，故需要在05類藥類產(chǎn)品，和30類調(diào)味品產(chǎn)品上各自放棄專用權。

　　那是否存在可以單獨放棄的情形呢？當然，若商標的單個詞匯缺乏顯著性，但該組合方式本身是具有顯著性的，那么申請人可以分開放棄各部分的專用權。在這種情況下，一方面申請人臆造的該組合方式可以享受商標專用權的保護，另一方面也兼顧了市場中其他經(jīng)營者使用單個描述性詞匯的自由。如“SNAP ON 3000 AIRMATIC”商標指定家具五金類產(chǎn)品，其中“SNAP ON”和“3000”分別描述了指定商品的特征和型號，因其具有獨立性，并非統(tǒng)一詞匯，故可以分別放棄。再如“ROI FESTIVAL”商標，“ROI”與“FESTIVAL”分別意為“投資回報率”的英文縮寫和“節(jié)日、盛會”，在第36類金融服務上缺乏顯著特征，但“ROI FESTIVAL”的組合方式具有臆造性，而可以單獨放棄各部分的專用權。

　　情形三：缺乏顯著性的圖形

　　對于商標中的圖形，則可以簡單分為以下兩種情形。

　　若圖形部分系對文字的圖像化設計，如“”、“”。而文字本身對指定商品是缺乏顯著性的，那此時審查員一般會要求對該圖形本身的文字，作放棄專用權處理，即放棄“Paris”、“Wool”在指定商品上的專用權。

　　但若圖形部分僅為圖形，并非任何文字的設計，而該圖形系指定商品/服務的通用圖形，或?qū)χ付ㄉ唐?服務具有直接描述性，或僅為裝飾性圖案，而不能起到區(qū)分商品來源作用的，該部分圖形也需放棄專用權。

　　申請人放棄某部分的專用權后，即視為默認該放棄專用權的部分顯著性較弱。但這不妨礙在后續(xù)的爭議案件中，商標所有權人可以主張，該放棄專用權的部分經(jīng)長期大量的使用，已獲得第二含義而具有顯著特征。此外，在進行商標近似比對過程中，放棄專用權的部分雖然顯著性較弱，但仍不妨礙整體比對原則的適用。因為一般消費者在購買商品/服務時，對商標仍是整體識別，而并不知曉商標權利人是否放棄了專用權。

　　此外，美國商標放棄專用權制度較為靈活，申請人可以自愿提前放棄，以避免后續(xù)審查意見而發(fā)生額外費用。同時，若商標中該部分僅對個別指定商品/服務缺乏顯著性，申請人可以聲明僅在該個別指定商品/服務放棄，而在剩余項目上繼續(xù)享有商標專用權。

　　總的來說，放棄專用權制度是在商標專用權和其他市場經(jīng)營者正當使用權之間的制度平衡。企業(yè)在商標申請時，可以從商標顯著性、商標重要程度、市場現(xiàn)存使用狀態(tài)以及其他市場經(jīng)營者的使用需求等角度判斷是否需放棄專用權，從而盡可能避免答復審查意見的額外費用。同時，在審查員不當要求放棄專用權時，也可據(jù)理力爭，以保護商標權益。

　　注釋

　　[1] 中國《商標法》第五十九條：注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點，或者含有的地名，注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。

　　[2] 3 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 19:66 (4th ed.), Page 2.