文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 李兵

　　要旨：

　　認(rèn)定網(wǎng)絡(luò)域名注冊(cè)行為是否構(gòu)成侵權(quán)或不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)是依法正確審理域名糾紛案件的關(guān)鍵問(wèn)題。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理涉及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)域名民事糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》，四項(xiàng)基本構(gòu)成要件對(duì)是否構(gòu)成侵權(quán)等問(wèn)題作了較為明確的規(guī)定。但長(zhǎng)期以來(lái)，對(duì)于在先民事權(quán)利的知名度和域名注冊(cè)人惡意的判定的舉證要求仍舊存在諸多爭(zhēng)議。本文認(rèn)為，對(duì)于搶注域名侵害他人的商標(biāo)民事權(quán)益的認(rèn)定，雖不以實(shí)際造成損害和他人注冊(cè)商標(biāo)必須馳名為前提條件，但原告仍需舉證作為權(quán)利基礎(chǔ)的商標(biāo)具有一定的知名度。而就惡意的舉證而言，應(yīng)嚴(yán)格適用《最高人民法院關(guān)于審理涉及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)域名民事糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》并參考《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心域名爭(zhēng)議解決辦法》的相關(guān)規(guī)定，不宜擴(kuò)大解釋以免對(duì)域名注冊(cè)人不公，但同時(shí)也需要從案件事實(shí)出發(fā)，參照上述規(guī)定對(duì)于惡意行為做出準(zhǔn)確的認(rèn)定。

　　案例：

　　原告奧托有限兩合公司（簡(jiǎn)稱奧托公司）訴被告北京國(guó)網(wǎng)信息有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱國(guó)網(wǎng)信息公司）域名民事糾紛案

　　案情：

　　奧托公司系“OTTO”商標(biāo)注冊(cè)人， 1993年12月14日通過(guò)世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織提出指定包括我國(guó)在內(nèi)的多個(gè)國(guó)家的領(lǐng)土延伸申請(qǐng)并獲得我國(guó)商標(biāo)法的保護(hù)。擁有注冊(cè)號(hào)為G616349的“OTTO”商標(biāo)自2013年12月14日至2023年12月14日在核定使用商品/服務(wù)第2、3、6、7、8、9、10、11、15、16、17、19、20、21、22、23、24、27、32、33、34類上的使用權(quán)。

　　歐圖國(guó)際（香港）有限公司（OTTO INTERNARIONAL (HONG KONG）LIMITED)(簡(jiǎn)稱歐圖香港公司)系奧托公司的關(guān)聯(lián)公司。該公司于2003年在青島成立代表處，從事隸屬外國(guó)（地區(qū)）企業(yè)有關(guān)的非營(yíng)利性業(yè)務(wù)活動(dòng)； 2005年作為股東設(shè)立歐圖（上海）企業(yè)管理咨詢有限公司；2006年作為股東設(shè)立歐圖（青島）質(zhì)量檢測(cè)有限公司。

　　同時(shí)，奧托公司提供其關(guān)聯(lián)公司使用“OTTO”商標(biāo)從事產(chǎn)品郵購(gòu)業(yè)務(wù)，在財(cái)富中國(guó)網(wǎng)站（域名為fortunechina.com）多年位列世界500強(qiáng)等佐案證據(jù)。

　　1999年4月15日，國(guó)網(wǎng)信息公司注冊(cè)“otto.com.cn”域名，2003年3月17日，國(guó)網(wǎng)信息公司注冊(cè)“otto.cn”域名。根據(jù)奧托公司于2016年3月25日所作公證，使用上述域名的兩個(gè)網(wǎng)站，進(jìn)入后僅顯示“去眼袋 雙眼皮www.59qyd.com”、“一分鐘，教會(huì)從銀行謀取高.. www.cwziyouren.com”的兩條廣告鏈接信息，并未顯示國(guó)網(wǎng)信息公司使用該網(wǎng)站的內(nèi)容。

　　據(jù)查，國(guó)網(wǎng)信息公司曾因注冊(cè)’dopont.com.cn”、“olay.com.cn”、“converse.com.cn”等域名被杜邦公司、（美國(guó)）保潔公司、（美國(guó)）匡威公司訴至法院，經(jīng)法院審理后均判決其敗訴，責(zé)令其注銷或停止使用上述域名。

　　而后國(guó)網(wǎng)信息公司辯稱，其公司注冊(cè)網(wǎng)站是合法注冊(cè)行為，沒(méi)有惡意使用，“Otto”是英文固有詞匯，譯為奧托，系國(guó)王的名字，并非奧托公司的獨(dú)創(chuàng)詞匯。奧托公司對(duì)該標(biāo)識(shí)的使用權(quán)限僅限于對(duì)其注冊(cè)的商品和類別享有獨(dú)占權(quán)，國(guó)網(wǎng)信息公司使用“otto”域名不會(huì)對(duì)奧托公司的商品產(chǎn)生影響。同時(shí)奧托公司并無(wú)證據(jù)證明其商標(biāo)在中國(guó)大陸地區(qū)有知名度，其公司注冊(cè)域名不具有惡意。

　　另查，“Otto”在英語(yǔ)中亦作人名使用。國(guó)網(wǎng)信息提供證據(jù)證明曾注冊(cè)多個(gè)域名，但就“otto”享有權(quán)益未提供證據(jù)證明。

　　訴辯：

　　 原告奧托公司以其在中國(guó)擁有包括國(guó)際注冊(cè)G616349號(hào)“OTTO”在內(nèi)的多個(gè)注冊(cè)商標(biāo)，且商標(biāo)仍處有效期內(nèi)為由，認(rèn)為國(guó)網(wǎng)信息公司分別于1999年4月15日、2003年3月17日申請(qǐng)注冊(cè)的“otto.com.cn”、“otto.cn”兩個(gè)域名的主要部分與其公司注冊(cè)商標(biāo)完全相同。且國(guó)網(wǎng)信息公司對(duì)上述域名不享有權(quán)益，也無(wú)注冊(cè)、使用該域名的正當(dāng)理由，國(guó)網(wǎng)信息公司屬于惡意搶注域名，待價(jià)而沽，并阻止了奧托公司對(duì)相關(guān)域名的注冊(cè)。遂訴請(qǐng)人民法院判令國(guó)網(wǎng)信息公司將涉案域名“otto.com.cn”、“otto.cn”轉(zhuǎn)移至奧托公司或奧托公司指定代理人名下，由奧托公司注冊(cè)、使用。

　　審判：

　　法院認(rèn)為，奧托公司系G616349號(hào)“OTTO”商標(biāo)的專用權(quán)人，對(duì)該商標(biāo)標(biāo)識(shí)的合法權(quán)益依法受我國(guó)法律的保護(hù)。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理涉及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)域名民事糾紛案件使用法律若干問(wèn)題的解釋》第四條規(guī)定，人民法院審理域名糾紛案件，對(duì)符合以下各項(xiàng)條件的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被告注冊(cè)、使用域名等行為構(gòu)成侵權(quán)或者不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng):(一)原告請(qǐng)求保護(hù)的民事權(quán)益合法有效;(二)被告域名或其主要部分構(gòu)成對(duì)原告馳名商標(biāo)的復(fù)制、模仿、翻譯或音譯;或者與原告的注冊(cè)商標(biāo)、域名等相同或近似，足以造成相關(guān)公眾的誤認(rèn);(三)被告對(duì)該域名或其主要部分不享有權(quán)益，也無(wú)注冊(cè)、使用該域名的正當(dāng)理由;(四)被告對(duì)該域名的注冊(cè)、使用具有惡意。

　　綜合本案已查明事實(shí)，奧托公司系“OTTO”商標(biāo)的專用權(quán)人，對(duì)該商標(biāo)的合法權(quán)益依法受我國(guó)法律的保護(hù)。國(guó)網(wǎng)信息公司申請(qǐng)注冊(cè)的otto.com.cn域名及otto.cn域名的主要識(shí)別部分即為“otto”,而該部分與奧托公司注冊(cè)商標(biāo)相同，足以使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)，同時(shí)奧托公司及其關(guān)聯(lián)公司所組成的OTTO GROUP連續(xù)多年位列世界500強(qiáng)企業(yè)，具有一定的影響力和知名度。“otto”在外文語(yǔ)境下，雖亦可被用作人名，并非獨(dú)指奧托公司的商標(biāo)，但國(guó)網(wǎng)信息公司作為國(guó)內(nèi)注冊(cè)的法人，對(duì)其已并不享有合法權(quán)益，且?jiàn)W托公司（筆者注：此處系判案法院的筆誤，應(yīng)為“國(guó)網(wǎng)信息公司”）并未提供證據(jù)證明其有使用該域名的正當(dāng)理由。國(guó)網(wǎng)信息公司注冊(cè)上述兩域名已十余年，但截至本案訴訟，并無(wú)證據(jù)證明其對(duì)該域名正常投入使用，從客觀上達(dá)到了組織奧托公司注冊(cè)使用上述域名的效果，且國(guó)網(wǎng)信息公司曾因域名搶注與多家境外企業(yè)發(fā)生訴訟，上述事實(shí)均從側(cè)面印證國(guó)網(wǎng)信息公司對(duì)上述域名的注冊(cè)并非出于善意。

　　判案法院特別指出，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法通則》第四條之規(guī)定，民事活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)信用的原則。不合理地?fù)屨妓讼碛泻戏?quán)益的域名資源，有違誠(chéng)實(shí)信用原則，其行為應(yīng)當(dāng)被禁止。而且根據(jù)法律及相關(guān)司法解釋的規(guī)定，對(duì)于搶注域名侵害他人的商標(biāo)民事權(quán)利的認(rèn)定，并不以實(shí)際造成損害和他人注冊(cè)商標(biāo)必須馳名為前提。綜合上述認(rèn)定，國(guó)網(wǎng)信息公司對(duì)otto.com.cn域名及otto.cn域名的注冊(cè)構(gòu)成侵權(quán)。

　　評(píng)析：

　　1.作為權(quán)利基礎(chǔ)的注冊(cè)商標(biāo)的知名度舉證責(zé)任

　　《最高人民法院關(guān)于審理涉及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)域名民事糾紛案件使用法律若干問(wèn)題的解釋》第四條規(guī)定，“人民法院審理域名糾紛案件，對(duì)符合以下各項(xiàng)條件的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被告注冊(cè)、使用域名等行為構(gòu)成侵權(quán)或者不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)：…… (二)被告域名或其主要部分構(gòu)成對(duì)原告馳名商標(biāo)的復(fù)制、模仿、翻譯或音譯;或者與原告的注冊(cè)商標(biāo)、域名等相同或近似，足以造成相關(guān)公眾的誤認(rèn)……”。根據(jù)該條款的規(guī)定，除馳名商標(biāo)以外，如認(rèn)定被告注冊(cè)、使用域名等行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，不僅需要該域名的主要識(shí)別部分與原告的注冊(cè)商標(biāo)相同或近似，還需要原告舉證該域名的注冊(cè)或者使用足以造成相關(guān)公眾的誤認(rèn)。

　　按《商標(biāo)法》的理解，即便商標(biāo)構(gòu)成相同、近似，除馳名商標(biāo)以外，混淆誤認(rèn)一般發(fā)生在相同、類似的商品或服務(wù)上。也就是說(shuō)，對(duì)于普通注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)是及于其指定的商品或服務(wù)以及與它們構(gòu)成類似的商品或服務(wù)。一般認(rèn)為對(duì)于商標(biāo)權(quán)與域名注冊(cè)糾紛的理解不應(yīng)超出《商標(biāo)法》對(duì)于注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的保護(hù)界限，即應(yīng)當(dāng)依據(jù)域名使用（域名解析后對(duì)應(yīng)的網(wǎng)站）所宣傳或推銷的商品或服務(wù)與注冊(cè)商標(biāo)指定的商品或服務(wù)是否構(gòu)成相同、類似來(lái)判定是否會(huì)造成相關(guān)公眾的混淆誤認(rèn)。如域名投入使用的商品或服務(wù)與注冊(cè)商標(biāo)指定的商品或服務(wù)并不構(gòu)成相同、類似，則一般不應(yīng)認(rèn)為該域名的注冊(cè)會(huì)造成與商標(biāo)權(quán)利人提供的商品、服務(wù)或其網(wǎng)站的混淆以及誤導(dǎo)公眾。這樣判定的原因在于在上述情形之下，商標(biāo)注冊(cè)人與其客戶之間的聯(lián)系并未被域名注冊(cè)切斷，商標(biāo)注冊(cè)人也不會(huì)因域名注冊(cè)喪失其本該獲得的商業(yè)機(jī)會(huì)，域名注冊(cè)人也因此沒(méi)有從在非相同、類似商品或服務(wù)上的使用獲得不正當(dāng)?shù)睦?，所以，商?biāo)權(quán)在上述情形下不應(yīng)延伸至域名注冊(cè)。

　　但是現(xiàn)實(shí)中大量存在的情況是域名并未投入使用，本文所舉案例即為此種情況。國(guó)網(wǎng)信息公司并未將爭(zhēng)議域名投入使用。因此，在這種情況下，如果要證明爭(zhēng)議域名的注冊(cè)足以造成相關(guān)公眾的誤認(rèn)，原告應(yīng)對(duì)其主張的“OTTO”注冊(cè)商標(biāo)的知名度承擔(dān)一定的舉證責(zé)任。而在本案中，原告在“OTTO”注冊(cè)商標(biāo)于中國(guó)大陸使用有限的情況下，通過(guò)對(duì)于原告在爭(zhēng)議域名注冊(cè)日之前涉中國(guó)的郵購(gòu)業(yè)務(wù)和原告在世界范圍內(nèi)的影響力的舉證贏得了法院的支持，認(rèn)定原告的“OTTO”注冊(cè)商標(biāo)具有一定的影響力和知名度。同時(shí)應(yīng)當(dāng)注意到，域名不同于商標(biāo)，在沒(méi)有政治因素的影響下，域名在世界范圍內(nèi)均可以進(jìn)行無(wú)差別的訪問(wèn)。因此，對(duì)于域名和商標(biāo)權(quán)的糾紛案件中注冊(cè)商標(biāo)的知名度的舉證不應(yīng)局限于中國(guó)大陸，而應(yīng)綜合考慮該注冊(cè)商標(biāo)在世界范圍內(nèi)的影響力和知名度來(lái)判定爭(zhēng)議域名的注冊(cè)或者使用是否足以造成相關(guān)公眾的誤認(rèn)。

　　2. 關(guān)于域名注冊(cè)人惡意的舉證要求

　　《最高人民法院關(guān)于審理涉及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)域名民事糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》對(duì)于域名注冊(cè)、使用的惡意情形規(guī)定了五種情形，即有以下任意一種情形，都構(gòu)成惡意：（一）為商業(yè)目的將他人馳名商標(biāo)注冊(cè)為域名的；（二）為商業(yè)目的注冊(cè)、使用與原告的注冊(cè)商標(biāo)、域名等相同或近似的域名，故意造成與原告提供的產(chǎn)品、服務(wù)或者原告網(wǎng)站的混淆，誤導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)用戶訪問(wèn)其網(wǎng)站或其他在線站點(diǎn)的；（三）曾要約高價(jià)出售、出租或者以其他方式轉(zhuǎn)讓該域名獲取不正當(dāng)利益的；（四）注冊(cè)域名后自己并不使用也未準(zhǔn)備使用，而有意阻止權(quán)利人注冊(cè)該域名的；（五）具有其他惡意情形的?？梢钥闯觯八姆N情形是具體的惡意情形，是為了法院在具體案件中便利適用而進(jìn)行的規(guī)定，第五種情形是兜底條款。

　　該解釋出臺(tái)后，我國(guó)關(guān)于域名糾紛問(wèn)題出臺(tái)的法規(guī)主要就是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心就其負(fù)責(zé)管理的“.CN”和“.中國(guó)”域名在2012年制定（已廢止）和2014年重新制定的《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心域名爭(zhēng)議解決辦法》。在該辦法中對(duì)于惡意注冊(cè)或者使用域名的情形做出了如下的規(guī)定：（一）注冊(cè)或受讓域名的目的是為了向作為民事權(quán)益所有人的投訴人或其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手出售、出租或者以其他方式轉(zhuǎn)讓該域名，以獲取不正當(dāng)利益；（二）多次將他人享有合法權(quán)益的名稱或者標(biāo)志注冊(cè)為自己的域名，以阻止他人以域名的形式在互聯(lián)網(wǎng)上使用其享有合法權(quán)益的名稱或者標(biāo)志；（三）注冊(cè)或者受讓域名是為了損害投訴人的聲譽(yù)，破壞投訴人正常的業(yè)務(wù)活動(dòng)，或者混淆與投訴人之間的區(qū)別，誤導(dǎo)公眾；（四）其他惡意的情形。其中前三項(xiàng)為具體規(guī)定，最后一項(xiàng)為兜底條款。值得注意的一點(diǎn)是，上述第二種情形是最高院的司法解釋中沒(méi)有列舉的情形，也是在實(shí)踐中經(jīng)常遇到的一種情形。

　　本案中，法院正是適用了上述第二種情形認(rèn)定國(guó)網(wǎng)信息公司對(duì)爭(zhēng)議域名的注冊(cè)并非出于善意。此情形在《最高人民法院關(guān)于審理涉及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)域名民事糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》中并未成為一般規(guī)定，可以被認(rèn)為屬于第五種兜底條款中的情形。

　　其實(shí)在目前《商標(biāo)法》的適用中對(duì)于大量搶注他人在先注冊(cè)或使用的知名商標(biāo)也存在適用兜底條款予以禁止的情形。從實(shí)踐中來(lái)看，主要是適用《商標(biāo)法》第十條第一款第（八）項(xiàng)“有害于社會(huì)主義道德風(fēng)尚或者有其他不良影響的”或者第四十四條第一款“已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)，......以......其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)的，由商標(biāo)局宣告該注冊(cè)商標(biāo)無(wú)效；其他單位或者個(gè)人可以請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)宣告該注冊(cè)商標(biāo)無(wú)效”（關(guān)于適用第四十四條第一款的情形已經(jīng)被最高人民法院采納在關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問(wèn)題的規(guī)定中）?！渡虡?biāo)法》實(shí)踐中對(duì)于此種搶注惡意的認(rèn)定和上述域名糾紛案件中的惡意認(rèn)定歸根結(jié)底都是對(duì)民法“誠(chéng)實(shí)信用”原則（2013年最新修訂的《商標(biāo)法》已經(jīng)將“誠(chéng)實(shí)信用”原則寫(xiě)入總則部分，即第七條第一款）的適用。而且從實(shí)踐中來(lái)看，當(dāng)商標(biāo)申請(qǐng)人或域名注冊(cè)人大量囤積他人在先注冊(cè)或者使用的知名商標(biāo)的情況下，絕大多數(shù)都具有利用這些商標(biāo)和域名牟取不正當(dāng)利益的主觀惡意。因此，將此種多次搶注他人注冊(cè)商標(biāo)為域名的行為規(guī)定為惡意情形之一不論從法律原則上還是糾紛實(shí)踐中來(lái)看都是適當(dāng)?shù)摹?/p>

　　但是需要注意到，判案法院在判決中對(duì)于國(guó)網(wǎng)信息公司注冊(cè)爭(zhēng)議域名的惡意的評(píng)述中還包含如下內(nèi)容“國(guó)網(wǎng)信息公司注冊(cè)上述兩域名已十余年，但截至本案訴訟，并無(wú)證據(jù)證明其對(duì)該域名正常投入使用，從客觀上達(dá)到了組織奧托公司注冊(cè)使用上述域名的效果”。此評(píng)述應(yīng)當(dāng)是源于《最高人民法院關(guān)于審理涉及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)域名民事糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》對(duì)于惡意規(guī)定的第（四）種情形，即“注冊(cè)域名后自己并不使用也未準(zhǔn)備使用，而有意阻止權(quán)利人注冊(cè)該域名的”。

　　筆者認(rèn)為判案法院這種推定惡意的方式有欠妥當(dāng)，因?yàn)槠浜鲆暳松鲜鲎罡叻ń忉屩嘘P(guān)于“有意阻止權(quán)利人注冊(cè)該域名的”的規(guī)定。就域名權(quán)與商標(biāo)權(quán)的糾紛案件而言，除搶注馳名商標(biāo)以外，一般的域名注冊(cè)行為并不當(dāng)然為了阻止商標(biāo)權(quán)利人注冊(cè)該域名，域名注冊(cè)人完全有可能是基于正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)經(jīng)營(yíng)需要為防止他人注冊(cè)與其相近似的域名而采取了保護(hù)性注冊(cè)。如果是這種情況，域名注冊(cè)人毫無(wú)疑問(wèn)并沒(méi)有任何侵權(quán)的故意，也不應(yīng)該被認(rèn)為有違誠(chéng)實(shí)信用原則，因此并沒(méi)有阻止商標(biāo)權(quán)利人注冊(cè)該域名的故意。

　　而就域名的使用問(wèn)題，比照我國(guó)《商標(biāo)法》第四十九條第二款的規(guī)定，“注冊(cè)商標(biāo)成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒(méi)有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個(gè)人可以向商標(biāo)局申請(qǐng)撤銷該注冊(cè)商標(biāo)。”也就是說(shuō)，《商標(biāo)法》對(duì)于商標(biāo)注冊(cè)人使用注冊(cè)商標(biāo)給予了三年的寬限期。而《最高人民法院關(guān)于審理涉及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)域名民事糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》中對(duì)于“注冊(cè)域名后自己并不使用也未準(zhǔn)備使用”并未給出明確的未使用的時(shí)間，并且對(duì)于何為“準(zhǔn)備使用”或者說(shuō)“未使用”的合法事由也沒(méi)有明確。筆者認(rèn)為，在該解釋未予明確且沒(méi)有新的立法或者司法解釋予以明確之前，對(duì)于域名未使用或未準(zhǔn)備使用的情況不應(yīng)隨意推定為系有意阻止商標(biāo)權(quán)利人注冊(cè)該域名。