文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 王培超

　　摘要：可以使用外觀設(shè)計(jì)專利文件判斷某一具體的技術(shù)特征“是否公開(kāi)”，即外觀設(shè)計(jì)專利文件可以用于評(píng)價(jià)新穎性、或者作為創(chuàng)造性評(píng)價(jià)中的最接近的現(xiàn)有技術(shù)。但由于外觀設(shè)計(jì)專利文件并不涉及技術(shù)特征的具體作用、效果，因此不適合作為用來(lái)判斷“是否存在技術(shù)啟示”的對(duì)比文件。

　　根據(jù)專利法的規(guī)定，授予專利權(quán)的發(fā)明和實(shí)用新型應(yīng)當(dāng)具備新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性。而從實(shí)務(wù)層面來(lái)看，在專利授權(quán)確權(quán)案件中，大多數(shù)案件均以創(chuàng)造性的判斷為爭(zhēng)論焦點(diǎn)。

　　關(guān)于創(chuàng)造性的判斷，《專利審查指南》第二部分第四章明確：審查發(fā)明是否具備創(chuàng)造性，應(yīng)當(dāng)審查發(fā)明是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，同時(shí)還應(yīng)當(dāng)審查發(fā)明是否具有顯著的進(jìn)步。

　　實(shí)踐中，作為“突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)”的判斷方法，通常采用如下的“三步法”。

　?。?）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)，即確定現(xiàn)有技術(shù)中與要求保護(hù)的發(fā)明最密切相關(guān)的一個(gè)技術(shù)方案，將其作為判斷發(fā)明是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)的基礎(chǔ)；

　　（2）確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題，即分析要求保護(hù)的發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相比有哪些區(qū)別特征，然后根據(jù)該區(qū)別特征在要求保護(hù)的發(fā)明中所能達(dá)到的技術(shù)效果確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題；

　　（3）判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見(jiàn)。即現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將上述區(qū)別特征應(yīng)用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問(wèn)題（即發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題）的啟示。具體而言，如果所述區(qū)別特征為公知常識(shí)、或者與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相關(guān)的技術(shù)手段、或者為另一份對(duì)比文件中披露的相關(guān)技術(shù)手段且該技術(shù)手段在該對(duì)比文件中所起的作用與該區(qū)別特征在要求保護(hù)的發(fā)明中為解決該重新確定的技術(shù)問(wèn)題所起的作用相同，則認(rèn)定為存在相關(guān)的技術(shù)啟示。

　　在上述三步法中，前兩個(gè)步驟均基于現(xiàn)有技術(shù)與要求保護(hù)的發(fā)明的對(duì)比結(jié)果，相對(duì)而言比較客觀，而難點(diǎn)在于第三步即“是否存在技術(shù)啟示”的判斷。雖然審查指南中也給出了一些具體的判斷例子，并始終強(qiáng)調(diào)站在“本領(lǐng)域技術(shù)人員”的角度進(jìn)行判斷，但在審查過(guò)程中，實(shí)際情況千變?nèi)f化，不可避免會(huì)因判斷主體的不同而發(fā)生分歧?？梢哉f(shuō)，創(chuàng)造性判斷尤其是對(duì)于技術(shù)啟示的認(rèn)定，是專利授權(quán)確權(quán)案件的重點(diǎn)和難點(diǎn)。

　　近期，筆者在工作中就遇到了審查員在審查意見(jiàn)通知書中引用外觀設(shè)計(jì)專利文件作為對(duì)比文件來(lái)評(píng)價(jià)發(fā)明創(chuàng)造性的情況。在該案中，審查員基于外觀設(shè)計(jì)專利文件的附圖的記載，認(rèn)定“公開(kāi)了相同的結(jié)構(gòu)”、“相同的結(jié)構(gòu)必然能夠起到相同的作用、解決相同的技術(shù)問(wèn)題、達(dá)到相同的技術(shù)效果”，進(jìn)而認(rèn)定存在相關(guān)的技術(shù)啟示，否定了發(fā)明的創(chuàng)造性。

　　對(duì)此，筆者認(rèn)為審查員的認(rèn)定欠妥。

　　首先，外觀設(shè)計(jì)專利文件的主要公開(kāi)內(nèi)容在于其圖片或照片，由于缺乏相關(guān)的文字記載、且存在視圖的限制，因此其公開(kāi)內(nèi)容的不確定性較高，影響因素也較多，很難“直接地、毫無(wú)疑義地確定”其是否公開(kāi)了某一技術(shù)特征。

　　其次，根據(jù)專利法的規(guī)定，外觀設(shè)計(jì)，是指對(duì)產(chǎn)品的整體或者局部的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所作出的富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計(jì)。也就是說(shuō)，外觀設(shè)計(jì)僅僅是一種“富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計(jì)”，并不涉及具體的技術(shù)內(nèi)容。因此，即便根據(jù)其簡(jiǎn)要說(shuō)明以及圖片、照片等的記載能夠直接地、毫無(wú)疑義地確定其公開(kāi)了某一技術(shù)特征，但在沒(méi)有具體的文字記載等的情況下，無(wú)法僅根據(jù)圖片、照片等的記載確定該技術(shù)特征的作用、效果，自然也就談不上“存在技術(shù)啟示”。

　　因此，筆者認(rèn)為外觀設(shè)計(jì)專利文件并不適合作為用于評(píng)價(jià)是否存在技術(shù)啟示的對(duì)比文件。

　　對(duì)此，可以參考最高人民法院在（2020）最高法知行終188號(hào)判決中做出的認(rèn)定。

　　在該案中，在針對(duì)申請(qǐng)?zhí)枮?00980158243.5的發(fā)明專利提出的無(wú)效宣告請(qǐng)求中，無(wú)效宣告請(qǐng)求人主張涉案專利的權(quán)利要求1相對(duì)于對(duì)比文件1（CN101380158A號(hào)中國(guó)發(fā)明專利申請(qǐng)公布說(shuō)明書）和對(duì)比文件2（設(shè)計(jì)號(hào)為000987839-0001的歐洲外觀設(shè)計(jì)文件）的結(jié)合不具備創(chuàng)造性。

　　請(qǐng)求人主張：

　　（一）根據(jù)對(duì)比文件2可以直接地、毫無(wú)疑問(wèn)地確定，該帶扣的正側(cè)設(shè)有沿著插入方向的連續(xù)的凹凸形狀、凹條線和凸條線。

　　（二）外觀設(shè)計(jì)專利的圖片或照片通常能夠在一定程度上反映出產(chǎn)品外部結(jié)構(gòu)等技術(shù)要素。因此，在對(duì)比文件2公開(kāi)了該專利的區(qū)別技術(shù)特征時(shí)，其顯然為本領(lǐng)域中的一個(gè)可以進(jìn)行選擇的外觀設(shè)計(jì)選項(xiàng)，本領(lǐng)域技術(shù)人員通過(guò)改變對(duì)比文件1的外觀設(shè)計(jì)，就能夠輕易獲得本專利。……對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)，在對(duì)比文件2公開(kāi)其具體結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，其可以獲得的技術(shù)效果顯然是可以直接地、毫無(wú)疑問(wèn)地推導(dǎo)出來(lái)的?！?/p>

　　在涉案專利被宣告無(wú)效后，專利權(quán)人提出了行政訴訟。

　　最終，最高人民法院在（2020）最高法知行終188號(hào)判決中認(rèn)定：

　?。ㄉ姘笇＠┱f(shuō)明書明確記載了借助形成在主體上的凹凸形狀能夠確保剛性、防止因正背方向上的壓迫而變形，相應(yīng)地能夠使插座的厚度變薄，減少合成樹(shù)脂材料的使用量，以及對(duì)腿部進(jìn)行引導(dǎo)等技術(shù)效果?！P(guān)于對(duì)比文件2及公知常識(shí)是否給出將區(qū)別特征應(yīng)用于最接近的現(xiàn)有技術(shù)，從而解決發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)啟示。首先，作為對(duì)比文件的現(xiàn)有技術(shù)公開(kāi)的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)是本領(lǐng)域技術(shù)人員能直接地、毫無(wú)疑義地確定的內(nèi)容，根據(jù)對(duì)比文件2的圖片示出的內(nèi)容，凸條線下方有一條直線，其有可能表示上表面的內(nèi)側(cè)面，該種情形下凸條線并非位于內(nèi)表面上，也不能與凹條線形成凹凸結(jié)構(gòu)。因此，根據(jù)對(duì)比文件2的圖片并不能確定凸條線是否在內(nèi)表面上及是否形成凹凸結(jié)構(gòu)。從對(duì)比文件2中亦無(wú)法得出凹凸形狀沿著插入件的插入方向連續(xù)形成的結(jié)論?！浯?，基于本專利實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)考慮現(xiàn)有技術(shù)是否給出了用凹凸形狀解決防止因正背方向上的壓迫而變形等技術(shù)問(wèn)題的啟示，而對(duì)比文件2為外觀設(shè)計(jì)專利文件，并沒(méi)有公開(kāi)相應(yīng)結(jié)構(gòu)的作用，故對(duì)比文件2即使公開(kāi)了相同的形狀，其亦不能給出用該結(jié)構(gòu)解決相應(yīng)技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)啟示。

　　從上述判決可見(jiàn)，關(guān)于技術(shù)啟示的判斷，最高人民法院也持較為謹(jǐn)慎的觀點(diǎn)，認(rèn)為：在沒(méi)有明確的文字記載等的情況下，即便外觀設(shè)計(jì)專利文件中公開(kāi)了相應(yīng)的結(jié)構(gòu)，也不能簡(jiǎn)單地判定為給出了相應(yīng)的技術(shù)啟示。

　　那么，外觀設(shè)計(jì)專利文件是否就絕對(duì)不能作為新創(chuàng)性審查中的對(duì)比文件呢？

　　筆者認(rèn)為也不盡然。

　　首先，外觀設(shè)計(jì)專利文件也是一種客觀存在的技術(shù)資料，顯然也屬于專利法意義上的“公開(kāi)出版物”。

　　其次，對(duì)比文件的公開(kāi)內(nèi)容不僅包括明確記載在對(duì)比文件中的內(nèi)容，還包括對(duì)于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)，隱含的且可直接地、毫無(wú)疑義地確定的技術(shù)內(nèi)容。因此，根據(jù)外觀設(shè)計(jì)專利文件的簡(jiǎn)要說(shuō)明以及圖片、照片能夠直接地、毫無(wú)疑義地確定的內(nèi)容屬于該外觀設(shè)計(jì)專利文件的“公開(kāi)內(nèi)容”。

　　綜上，筆者認(rèn)為，可以使用外觀設(shè)計(jì)專利文件判斷某一具體的技術(shù)特征“是否公開(kāi)”，即外觀設(shè)計(jì)專利文件可以用于評(píng)價(jià)新穎性、或者作為創(chuàng)造性評(píng)價(jià)中的最接近的現(xiàn)有技術(shù)。但由于外觀設(shè)計(jì)專利文件并不涉及技術(shù)特征的具體作用、效果，因此不適合作為用來(lái)判斷“是否存在技術(shù)啟示”的對(duì)比文件。

　　參考資料：

　　1.中華人民共和國(guó)專利法

　　2.專利審查指南

　　3.（2020）最高法知行終188號(hào)判決