文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 何佳

　　在Syngenta Limited訴印度專利局一案中（C.A.(COMM.IPD-PAT)471/2022），判決日期為2023年10月13日），印度德里高等法院（Delhi High Court）分庭（2名法官組成）對(duì)德里高等法院一名獨(dú)任法官移交的案件進(jìn)行了裁決，該案件涉及《印度專利法，1970》（以下簡(jiǎn)稱《專利法》）第16條規(guī)定的專利分案申請(qǐng)的范圍。分庭的兩名法官認(rèn)為，雖然提出分案申請(qǐng)需要涉及多個(gè)發(fā)明構(gòu)思（plurality of inventions），但多個(gè)發(fā)明構(gòu)思可以從臨時(shí)或完整的說(shuō)明書中確定，而不必強(qiáng)制限制在權(quán)利要求書中。

　　此案移交的背景是獨(dú)任法官不同意德里高等法院協(xié)調(diào)分庭法官在Boehringer Ingelheim International GMBH訴德里高等法院一案中的裁決（2022 SCC OnLine Del 3777）。Boehringer案的法官認(rèn)為，如果母案申請(qǐng)的權(quán)利要求中不包含多個(gè)發(fā)明構(gòu)思，則分案申請(qǐng)將不可維持。此外，該案法官還認(rèn)為，如果在權(quán)利要求中未找到多個(gè)發(fā)明構(gòu)思的情況下允許提交分案申請(qǐng)，將違反專利法的基本規(guī)則，即“權(quán)利要求中未記載的即視為放棄保護(hù)”。

　　Syngenta案的獨(dú)任法官向合議庭提出了兩個(gè)問(wèn)題：

　　?母案申請(qǐng)中多個(gè)發(fā)明構(gòu)思的條件是否適用于分案申請(qǐng)由申請(qǐng)人自愿（suo moto）提交的分案申請(qǐng)的情況，還是僅基于專利局提出的異議官方意見；

　　?假設(shè)多個(gè)發(fā)明構(gòu)思是維持分案申請(qǐng)的必要條件，那么多個(gè)發(fā)明構(gòu)思是否必須包含在母案申請(qǐng)的權(quán)利要求中，還是包含在完整的說(shuō)明書中也可以；

　　在提交案件時(shí)，Syngenta案的獨(dú)任法官指出，Boehringer案基本上重建了印度專利法第16條的規(guī)定，刪除了“在已經(jīng)提交的臨時(shí)或完整說(shuō)明書中披露”這一說(shuō)法，代之以“權(quán)利要求中披露”的說(shuō)法，因此這違反了法條規(guī)定。Boehringer案法官還指出，原始權(quán)利要求中體現(xiàn)多個(gè)發(fā)明構(gòu)思的問(wèn)題將是一個(gè)限制性條件，僅適用于根據(jù)專利局提出異議時(shí)提交分案申請(qǐng)的情況，而不適用于申請(qǐng)人自愿提交分案申請(qǐng)的情況。

　　基于此背景，合議庭首先認(rèn)為，無(wú)論是申請(qǐng)人提出分案申請(qǐng)還是答復(fù)專利局的異議官方意見，都必須在相同的基礎(chǔ)上進(jìn)行評(píng)估，從而解答了Syngenta案法官提出的上述問(wèn)題中對(duì)這兩個(gè)類別進(jìn)行區(qū)別對(duì)待的問(wèn)題。

　　其次，合議庭法官認(rèn)為，似乎沒(méi)有理由將多個(gè)發(fā)明構(gòu)思限制出現(xiàn)在權(quán)利要求中，且這種解釋與專利法第16條中“在臨時(shí)或完整說(shuō)明書中披露”的措辭明顯相悖。法官的理由是，在提交臨時(shí)申請(qǐng)時(shí)，是不需要提交權(quán)利要求的，因此如果接受Boehringer案的裁決無(wú)異于認(rèn)為，在提交臨時(shí)申請(qǐng)的情況下，不能提出分案申請(qǐng)。法官還認(rèn)為，“權(quán)利要求中未記載的即視為放棄保護(hù)”這一觀點(diǎn)不適用于權(quán)利要求的撰寫，而是與侵權(quán)分析更為相關(guān)。

　　此外，一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造未在母案權(quán)利要求中要求保護(hù)，但已在原始的說(shuō)明書中記載公開，因此，申請(qǐng)人為尋求對(duì)母案申請(qǐng)中未要求保護(hù)的發(fā)明創(chuàng)造，但已在原始公開中得到支持的主題而自愿提交的分案申請(qǐng)應(yīng)該是有效的分案申請(qǐng)，即使所述自愿分案的權(quán)利要求未出現(xiàn)在母申請(qǐng)的原始權(quán)利要求書中。

　　因此，法官推翻了Boehringer案的裁決，并指出提交分案申請(qǐng)的兩種情形：即基于自愿提交分案申請(qǐng)或在答復(fù)專利局針對(duì)多個(gè)發(fā)明構(gòu)思的異議時(shí)提交分案申請(qǐng)，這兩種情形以在臨時(shí)或完整說(shuō)明書中披露的多個(gè)發(fā)明構(gòu)思為前提。

　　在過(guò)去，作為一種申請(qǐng)策略，自愿分案申請(qǐng)?zhí)峤坏臋?quán)利要求可以與母案申請(qǐng)待決的權(quán)利要求相同，同時(shí)申請(qǐng)人可以明確撤回母案申請(qǐng)，也可以通過(guò)在規(guī)定期限內(nèi)不提交答復(fù)意見從而使母案申請(qǐng)失效。這樣可以使印度申請(qǐng)根據(jù)授權(quán)的同族申請(qǐng)進(jìn)行修改，以保持一件申請(qǐng)?jiān)谒兴痉ü茌爡^(qū)具有相同的保護(hù)范圍。

　　然而，鑒于印度知識(shí)產(chǎn)權(quán)上訴委員會(huì)（IPAB）就此問(wèn)題作出的決定，不允許再提交與母案申請(qǐng)的權(quán)利要求相同或無(wú)專利性差異的分案申請(qǐng)。如上文中所述，僅當(dāng)母案申請(qǐng)存在發(fā)明缺乏單一性的情況時(shí)，才可以提交分案申請(qǐng)。

　　關(guān)于分案申請(qǐng)需要考慮的因素如下：

　　在印度，針對(duì)單一發(fā)明構(gòu)思的權(quán)利要求往往基于產(chǎn)品的共同結(jié)構(gòu)特征，而不是基于產(chǎn)品的功能或用途，因此，兩種不同的方法可能無(wú)法包含在一件申請(qǐng)中。

　　如果母案申請(qǐng)中未要求保護(hù)的主題屬于與母案申請(qǐng)相同的發(fā)明構(gòu)思，則分案申請(qǐng)可能不得涵蓋該主題。

　　如果不可授權(quán)的權(quán)利要求和可授權(quán)的權(quán)利要求屬于單一發(fā)明構(gòu)思，則母案申請(qǐng)中不可授權(quán)的權(quán)利要求不能通過(guò)修改引用的方式加入到分案申請(qǐng)中。

　　分案申請(qǐng)必須在母案申請(qǐng)待決時(shí)提交。因此，分案申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)在提交針對(duì)母案申請(qǐng)審查意見的答復(fù)之前或同時(shí)提交，也可以在根據(jù)母案申請(qǐng)的最終聽證會(huì)提交書面論據(jù)之前提交分案申請(qǐng)。

　　即使在母案申請(qǐng)獲得授權(quán)/撤回/駁回后，如果審查員在所述待決分案申請(qǐng)中提出了以發(fā)明缺乏單一性為由的反對(duì)意見通知書，則可以依據(jù)分案申請(qǐng)?zhí)峤环职干暾?qǐng)。

　　即使其他同族申請(qǐng)沒(méi)有以發(fā)明缺乏單一性為由被提出異議，但如果印度專利局以該理由提出異議，則可以提交分案申請(qǐng)。

　　參考資料

　　印度德里高等法院判決書（Syngenta Limited v. Controller of Patents and Designs,C.A.(COMM.IPD-PAT)471/2022(Judgment pronounced on 13 October 2023)）