加拿大專利期限調(diào)整制度初探

2023-08-04

  文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 何佳

 

  題為“執(zhí)行2023年3月28日提交議會(huì)的某項(xiàng)預(yù)算條款的法案”,即C-47法案于2023年4月20日在加拿大下議院進(jìn)行了初讀。該綜合法案包括對(duì)專利法的擬議修正案,要求加拿大履行其關(guān)于專利期限調(diào)整的國際義務(wù)。

 

  背景

  從歷史上看,加拿大沒有提供專利期限調(diào)整來解決專利申請(qǐng)?zhí)幚淼难舆t問題。 然而,2020 年 7 月 1 日,加拿大-美國-墨西哥協(xié)定 (CUSMA) 生效,取代1994年的北美自由貿(mào)易協(xié)定 (NAFTA)。

  CUSMA第20.44條要求協(xié)議方提供專利期限調(diào)整(PTA),以補(bǔ)償專利權(quán)人因?qū)@植缓侠硗涎佣斐傻膿p失?!安缓侠淼耐涎印敝辽侔ㄔ谠摼喖s國提交申請(qǐng)之日起超過五年或在提出審查請(qǐng)求后三年以上才進(jìn)行實(shí)審,以較晚者為準(zhǔn)。某些時(shí)間段可能不屬于不合理的拖延:

  ?在專利局處理或者審查申請(qǐng)期間以外的時(shí)間段

  ?不能直接歸屬于專利局延誤的時(shí)間段

  ?歸因于專利申請(qǐng)人的時(shí)間段

  CUSMA的PTA條款將在2025年1月1日之前生效,并將適用于2020年12月1日及之后提交的所有加拿大專利申請(qǐng)。

 

  C-47法案專利期限調(diào)整條款

  調(diào)整后期限的計(jì)算

  根據(jù)擬議的立法,從不晚于2025年1月1日開始,如果專利局延遲授予專利,則針對(duì)2020 年12月1日或之后提交的申請(qǐng)頒發(fā)的加拿大專利將獲得額外期限。

  專利局的延遲主要取決于請(qǐng)求審查的日期或申請(qǐng)的提交日期,但分案申請(qǐng)和PCT國家階段申請(qǐng)除外。對(duì)于分案申請(qǐng)或PCT國家階段申請(qǐng),未來的法規(guī)或?qū)⒋_定相關(guān)具體規(guī)定。分案申請(qǐng)和PCT國家階段申請(qǐng)與其他申請(qǐng)的處理方式不同,可能是考慮到這類申請(qǐng)的“提交日期”是如何定義的。

  根據(jù)加拿大《專利法》的規(guī)定,分案申請(qǐng)的提交日期是母案申請(qǐng)的提交日期。在連續(xù)分案申請(qǐng)的情況下,會(huì)出現(xiàn)分案申請(qǐng)的分案申請(qǐng)等情況。由于分案申請(qǐng)可以在母案申請(qǐng)獲得授權(quán)之前的任何時(shí)間提交,并且分案申請(qǐng)可以連續(xù)提交,因此分案申請(qǐng)可能會(huì)在20年專利期限后提交。

  同樣,根據(jù)《專利實(shí)施細(xì)則》的定義,加拿大PCT國家階段申請(qǐng)的有效合法“申請(qǐng)日期”是 PCT 國際申請(qǐng)日期。PCT申請(qǐng)必須在最早優(yōu)先權(quán)日起30個(gè)月內(nèi)進(jìn)入加拿大國家階段,如果申請(qǐng)人支付滯納金并提交未能在30個(gè)月內(nèi)進(jìn)入國家階段的非故意聲明,則可以在最早優(yōu)先權(quán)日起42個(gè)月內(nèi)進(jìn)入加拿大國家階段。 如果沒有要求優(yōu)先權(quán),并且申請(qǐng)人較晚進(jìn)入國家階段,則直到申請(qǐng)日后3.5年才能向?qū)@痔峤粐译A段申請(qǐng)。

  值得注意的是,CUSMA第20.44條允許獲得PTA的五年期限從“在締約方境內(nèi)提交申請(qǐng)之日”開始,而不是從“申請(qǐng)日期”本身開始。因此,日后更一步的法規(guī)規(guī)定的PCT國家階段申請(qǐng)的“規(guī)定日期”可能是請(qǐng)求進(jìn)入加拿大國家階段的日期,分案申請(qǐng)的“規(guī)定日期”有可能是申請(qǐng)進(jìn)入加拿大國家階段,向?qū)@痔峤环职干暾?qǐng)的“提交日期”。

  補(bǔ)償期限為上述相關(guān)日期之后延遲授予專利的天數(shù)減去“根據(jù)規(guī)定確定的天數(shù)”。 后續(xù)相關(guān)規(guī)定可能將詳細(xì)說明申請(qǐng)人延誤的各種類型。

  申請(qǐng)程序

  專利局不會(huì)自動(dòng)授予補(bǔ)償期限。專利權(quán)人必須在專利授權(quán)之日起三個(gè)月內(nèi)申請(qǐng)補(bǔ)償期限,并繳納規(guī)定的費(fèi)用。 此外,專利局將向?qū)@麢?quán)人頒發(fā)單獨(dú)的附加期限證書。

  維持費(fèi)

  加拿大專利申請(qǐng)需要從第二年開始繳納年費(fèi),為了在補(bǔ)償期限內(nèi)維持專利有效,還需要支付額外的維持費(fèi)。例如,有一件專利申請(qǐng)于2024年4月27日提交,且未授予補(bǔ)償期限,則最后一次年費(fèi)應(yīng)于2043年4月27日(申請(qǐng)日的19 周年)到期。但如果給予比如370天的額外期限補(bǔ)償,年費(fèi)或許將在2044年4月27日(20周年)和2045年4月27日(21周年)到期。不過,繳納年費(fèi)的日期和應(yīng)該支付的費(fèi)用仍有待法規(guī)的進(jìn)一步確定。

  重新考慮聯(lián)邦法院的附加期限和權(quán)力

  擬議的立法包括一個(gè)條款,允許專利局重新考慮專利審查員依職權(quán)或根據(jù)任何人的申請(qǐng)授予的附加補(bǔ)償期限。經(jīng)復(fù)議,附加期限可以保持不變或者可以縮短,但不能延長(zhǎng)。

  還有一項(xiàng)規(guī)定允許向聯(lián)邦法院提起訴訟,要求下令縮短授予專利的附加期限。值得注意的是,擬議的條款中,沒有提到延長(zhǎng)補(bǔ)償期限的可能性。

  PTA和補(bǔ)充保護(hù)證書同時(shí)有效

  加拿大專利可能會(huì)被授予補(bǔ)充保護(hù)證書 (CSP),以解決藥品監(jiān)管審批過程中的延誤問題。 CSP的期限確定為[藥品上市許可日期]減去[專利申請(qǐng)?zhí)峤蝗掌赸減去[五年],CSP期限最長(zhǎng)為兩年。因此,如果加拿大衛(wèi)生部在專利申請(qǐng)?zhí)峤蝗掌诤笾辽倨吣觐C發(fā)該藥品的上市許可,則可以獲得最長(zhǎng)的CSP期限。

  CSP期限從20年專利期限屆滿時(shí)開始。 例如,如果一項(xiàng)專利的申請(qǐng)日為2024年4月27日,到期日為2044年4月27日,并且頒發(fā)的CSP有效期為兩年,則CSP的有效期從2044年4月28日開始并在2046年4月27日到期。

  根據(jù)擬議的立法,CSP和PTA條款同時(shí)適用。具體而言,CSP的期限從20年基本專利期限屆滿時(shí)開始,而不是從PTA獲得的附加期限屆滿時(shí)開始。 因此,在上述示例中,如果授予800 天的附加期限,則兩年的CSP期限仍將在2046年4月27日到期,即使專利期限是在2046年7月6日到期。

 

  專利法修正案的展望

  如上所述,根據(jù) CUSMA,加拿大新的PTA制度最遲要在2025年1月1日之前生效。專利法擬議修正案將接受公眾意見并由下議院和參議院委員會(huì)審查,并可能在成為法律之前進(jìn)行修訂。此外,非常重要的是,例如PCT國家階段申請(qǐng)和分案申請(qǐng)?zhí)峤蝗掌诘钠鹚銜r(shí)間,以及屬于申請(qǐng)人延誤的具體情況說明,仍有待在擬議法規(guī)中規(guī)定。

  

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