文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 田存景

　　摘要 商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在接受委托前，除應(yīng)進(jìn)行近似商標(biāo)的查詢，還應(yīng)積極審慎地對(duì)委托人的商標(biāo)注冊(cè)情況進(jìn)行整體調(diào)查，一旦發(fā)現(xiàn)其注冊(cè)申請(qǐng)行為違反《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》（下簡(jiǎn)稱“商標(biāo)法”）規(guī)定的，應(yīng)明確予以拒絕接受委托并進(jìn)行相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)告知，以免構(gòu)成侵權(quán)行為給企業(yè)或自身帶來(lái)不必要的商譽(yù)和經(jīng)濟(jì)損失。

　　關(guān)鍵詞：商標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 幫助侵權(quán) 商標(biāo)搶注

　　2019年新商標(biāo)法，對(duì)商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)賦予了更多的注意義務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)告知責(zé)任，若未能充分履行，則可能承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。近日福建省高級(jí)人民法院審結(jié)了上訴人廈門和美泉飲水設(shè)備有限公司(原名：廈門安吉爾水精靈飲水設(shè)備有限公司，下稱“和美泉公司”)、廈門海納百川網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（下稱“海納百川公司”）、王移平、廈門興浚知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司（下稱“興浚公司”）與被上訴人艾默生電氣公司（下稱“艾默生公司”）不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛一案，福建高院認(rèn)定一審法院綜合考量訴爭(zhēng)商標(biāo)的知名度、侵權(quán)情節(jié)、艾默生公司為制止侵權(quán)支出的合理費(fèi)用，特別是侵權(quán)主觀惡意程度等因素，確定和美泉公司、海納百川公司、王移平和興浚公司所應(yīng)承擔(dān)的賠償金額，并無(wú)不當(dāng)，因此判決駁回上訴，維持原判。主要案情如下：

　　艾默生公司其自1994年起先后在第7類、第1類、第9類、第l1類商品上申請(qǐng)注冊(cè)了“In-Sink-Erator”“愛(ài)適易”“ ”“ ”等商標(biāo)，作為全球食物垃圾處理和飲用水凈化設(shè)備的領(lǐng)導(dǎo)品牌，早在2010年之前就已經(jīng)具有較高知名度，且經(jīng)過(guò)其大量的使用，在中國(guó)的知名度持續(xù)上升。

　　根據(jù)一審認(rèn)定的事實(shí)，和美泉公司、海納百川公司從事廚衛(wèi)垃圾處理和飲水系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)，2010年至2019年，和美泉公司先后共27次在15個(gè)類別的商品/服務(wù)上申請(qǐng)注冊(cè)insinkerator、愛(ài)適易、insinerator等商標(biāo)。前述27次商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，除了第11671228號(hào)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)委托的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)為案外人廈門市名一商標(biāo)事務(wù)所有限公司外，其余26次商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)行為所委托的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)均為興浚公司。此外，興浚公司還曾代理和美泉公司申請(qǐng)注冊(cè)大疆、魅藍(lán)、富可視、iPhone、鄧元、安吉爾、陶氏等商標(biāo)，并代理前述多件商標(biāo)的評(píng)審程序。

　　2015年12月25日，北京市高級(jí)人民法院分別作出（2015）高行（知）終字第3968號(hào)、（2015）高行（知）終字第3969號(hào)行政判決書(shū)、（2015）高行（知）終字第3970號(hào)行政判決書(shū)、（2015）高行（知）終字第3978號(hào)行政判決書(shū)。該四份判決均認(rèn)定，通過(guò)在案證據(jù)可以證明和美泉公司先后在第10、21、1、7、8、9、11、16、17、20、28、40等類別上申請(qǐng)注冊(cè)的23件與行政引證商標(biāo)相同的商標(biāo)無(wú)實(shí)際使用及使用意圖，其還曾申請(qǐng)注冊(cè)大疆、魅藍(lán)、富可視、iPhone、鄧元、安吉爾、陶氏等商標(biāo)，其大批量搶注行為違反了誠(chéng)實(shí)信用原則，具有明顯的復(fù)制、抄襲他人較高知名度商標(biāo)的故意，擾亂了正常的商標(biāo)注冊(cè)管理秩序，有損于公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序。依據(jù)2001年修正《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》第四十一條第一款禁止以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得商標(biāo)注冊(cè)的規(guī)定，和美泉公司的搶注行為應(yīng)當(dāng)予以禁止。

　　從興浚公司與和美泉等公司之間持久、頻繁的業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系來(lái)看，其作為專業(yè)的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，對(duì)艾默生公司無(wú)效宣告請(qǐng)求的法律依據(jù)、事實(shí)理由、證據(jù)情況以及法院所認(rèn)定的事實(shí)等，更是難以排除不知情的可能性。在明知和美泉公司申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)違反商標(biāo)法第四條規(guī)定的情況下仍予以代理的行為，不僅應(yīng)該遵守誠(chéng)實(shí)信用原則，履行風(fēng)險(xiǎn)告知義務(wù)，而且應(yīng)該拒絕委托代理。從本案來(lái)看，興浚公司2010年以來(lái)持續(xù)代理和美泉公司申請(qǐng)前述禁止注冊(cè)并不得使用的商標(biāo)。因此，在艾默生公司訴和美泉公司等一審程序中，法院認(rèn)定興浚公司在明知委托人所委托注冊(cè)商標(biāo)是違反《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》規(guī)定，且系不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)的情況下仍接受委托，其行為屬于幫助侵權(quán)行為，應(yīng)當(dāng)就其所實(shí)施的幫助行為，與被告王移平、安吉爾水精靈公司、海納百川公司共同承擔(dān)法律責(zé)任。

　　二審福建省高級(jí)人民法院同樣認(rèn)為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》第十九條第一款、第二款和第三款規(guī)定，商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)信用原則，遵守法律、行政法規(guī)，按照被代理人的委托辦理商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)或者其他商標(biāo)事宜；對(duì)在代理過(guò)程中知悉的被代理人的商業(yè)秘密，負(fù)有保密義務(wù)。委托人申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)可能存在本法規(guī)定不得注冊(cè)情形的，商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)明確告知委托人。商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)知道或者應(yīng)當(dāng)知道委托人申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)屬于本法第四條、第十五條和第三十二條規(guī)定情形的，不得接受其委托。興浚公司作為專業(yè)的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，從事商標(biāo)代理業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)信用原則，遵守法律、行政法規(guī)，對(duì)于接受委托申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)應(yīng)盡到積極的審查注意義務(wù)，對(duì)于可能存在不得注冊(cè)情形的，應(yīng)當(dāng)明確告知委托人。

　　《民法典》第一千一百六十九條規(guī)定，教唆、幫助他人實(shí)施侵權(quán)行為的，應(yīng)當(dāng)與行為人承擔(dān)連帶責(zé)任。本案中，興浚公司代理注冊(cè)涉案48個(gè)商標(biāo)中的47個(gè)商標(biāo)，特別是2015年12月25日北京市高級(jí)人民法院在終審判決中對(duì)和美泉公司的搶注行為作出否定評(píng)價(jià)之后，興浚公司明知委托人所委托注冊(cè)的商標(biāo)違反《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》規(guī)定，系惡意搶注商標(biāo)，仍接受委托，其行為屬于幫助侵權(quán)行為，應(yīng)與和美泉公司等共同承擔(dān)法律責(zé)任。

　　綜上可以看出，商標(biāo)法意義上的幫助侵權(quán)行為并非泛指任何形式的幫助行為，而是特指商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在明知委托人申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)屬于不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)行為、違反《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》規(guī)定的情況下，仍接受委托的，其行為屬于幫助侵權(quán)行為，與侵權(quán)人共同承擔(dān)責(zé)任。對(duì)此，商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在接受委托前，不僅應(yīng)進(jìn)行近似商標(biāo)的查詢，協(xié)助委托人評(píng)估判斷注冊(cè)風(fēng)險(xiǎn)，還應(yīng)積極審慎地對(duì)委托人的商標(biāo)注冊(cè)情況進(jìn)行整體調(diào)查，一旦發(fā)現(xiàn)其注冊(cè)申請(qǐng)行為違反《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》規(guī)定的，應(yīng)明確拒絕接受委托，并進(jìn)行相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)告知，以免構(gòu)成侵權(quán)行為給企業(yè)或自身帶來(lái)不必要的商譽(yù)和經(jīng)濟(jì)損失。