文/北京市集佳律師事務(wù)所 戈曉美

　　在專利侵權(quán)訴訟中，針對(duì)本訴的權(quán)利基礎(chǔ)的效力提出挑戰(zhàn)，即針對(duì)涉案專利權(quán)提出無(wú)效宣告請(qǐng)求，是被控侵權(quán)人重要的抗辯事由。專利無(wú)效宣告請(qǐng)求的提出常常引起專利侵權(quán)訴訟程序的中止，并且基于我國(guó)施行的民行二元分立體制以及專利權(quán)確權(quán)制度的諸多特點(diǎn)，專利侵權(quán)訴訟的一審、二審甚至再審與專利無(wú)效程序的無(wú)效階段、行政訴訟一審、二審甚至再審階段，常?；ハ嘟豢?，相互關(guān)聯(lián)。

　　為解決專利侵權(quán)與專利無(wú)效程序的銜接問(wèn)題，提高專利侵權(quán)糾紛的審理效率，盡可能緩解審理周期較長(zhǎng)的問(wèn)題，2016年開(kāi)始施行的《司法解釋二》第二條【1】規(guī)定了“先行裁駁、另行起訴”制度。本文擬結(jié)合幾則典型案例，分析并總結(jié)出權(quán)利人及被控侵權(quán)人應(yīng)用該制度處理專利民事行政交叉案件的幾點(diǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，以饗讀者。

　　一、專利無(wú)效審查的結(jié)果對(duì)訴訟程序的影響分析

　　專利無(wú)效宣告審查決定的結(jié)果分為三種：宣告專利權(quán)全部無(wú)效、宣告專利權(quán)部分無(wú)效、維持專利權(quán)有效。

　?。?）對(duì)于“全部無(wú)效”的情形，《司法解釋二》規(guī)定的“先行裁駁、另行起訴”制度給出了明確的指引：即，權(quán)利人在專利侵權(quán)訴訟中主張的權(quán)利要求被專利復(fù)審委員會(huì)宣告無(wú)效的，審理侵犯專利權(quán)糾紛案件的人民法院可以裁定駁回權(quán)利人基于該無(wú)效權(quán)利要求的起訴；

　?。?）對(duì)于“專利權(quán)被維持有效”的情形，則較為簡(jiǎn)單：審理侵權(quán)糾紛的法院則不受任何影響，可以繼續(xù)侵權(quán)案件的正常審理；

　?。?）而對(duì)于“部分無(wú)效”的情形，則需要對(duì)有效部分和無(wú)效部分區(qū)別對(duì)待，即采取針對(duì)有效的部分繼續(xù)審理、無(wú)效部分駁回起訴的處理方式。

　　例如，在上訴人深圳市云充吧科技有限公司與被上訴人深圳來(lái)電科技有限公司侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛案【（2019）最高法知民終350號(hào)】【2】中，最高人民法院指出，專利侵權(quán)訴訟期間，涉案專利權(quán)利要求中一個(gè)或者多個(gè)并列技術(shù)方案的對(duì)應(yīng)部分被宣告無(wú)效，但其余并列技術(shù)方案的對(duì)應(yīng)部分仍維持有效，專利權(quán)人依據(jù)權(quán)利要求仍維持有效的部分繼續(xù)主張權(quán)利的，人民法院可以就宣告無(wú)效部分的權(quán)利要求駁回起訴，同時(shí)就維持有效部分的權(quán)利要求進(jìn)行審理并作出裁判。

　　上述案例討論了并列技術(shù)方案部分被宣告無(wú)效、部分維持有效的情形，該處理方式同樣適用于部分權(quán)利要求被宣告無(wú)效、部分維持有效的情形。

　　二、寫(xiě)給侵權(quán)訴訟程序權(quán)利人的操作指南

　　對(duì)于侵權(quán)訴訟程序的權(quán)利人而言，其據(jù)以主張的權(quán)利要求被維持有效是至關(guān)重要的。在實(shí)踐中，為了維持專利權(quán)的有效，權(quán)利人有可能在無(wú)效程序中對(duì)權(quán)利要求書(shū)進(jìn)行修改，修改方式包括權(quán)利要求的刪除、技術(shù)方案的刪除、權(quán)利要求的進(jìn)一步限定、明顯錯(cuò)誤的修正。

　　針對(duì)專利無(wú)效宣告程序中不同的修改方式及不同的結(jié)果，侵權(quán)訴訟中的權(quán)利人需要注意以下幾點(diǎn)：

　　1、據(jù)以主張的權(quán)利要求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)向侵權(quán)法院提出變更權(quán)利基礎(chǔ)的主張

　　根據(jù)《司法解釋一》第一條，權(quán)利人如需變更權(quán)利基礎(chǔ)，則需要在一審法庭辯論終結(jié)前提出變更主張。因此，如《無(wú)效宣告審查決定》在侵權(quán)訴訟一審開(kāi)庭日之前作出，則權(quán)利人需要在一審法庭辯論終結(jié)前提出變更權(quán)利基礎(chǔ)的主張。

　　但是，如果在一審法庭辯論終結(jié)后，《無(wú)效宣告審查決定》才作出、且影響到權(quán)利人主張的權(quán)利要求的話，該如何處理呢？通過(guò)以下案例進(jìn)行說(shuō)明：

　　在沈陽(yáng)飛行船數(shù)碼噴印設(shè)備有限公司與被青島瀚澤電氣有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案【（2019）最高法知民終161號(hào)】中，權(quán)利人飛行船公司在一審?fù)忁q論終結(jié)前當(dāng)庭明確以修改前的原權(quán)利要求1作為其所主張的保護(hù)范圍，對(duì)此，濟(jì)南中院一審認(rèn)為：無(wú)效決定作出后，涉案專利權(quán)1的內(nèi)容已發(fā)生變更，飛行船公司提起本案訴訟的權(quán)利基礎(chǔ)喪失，故駁回了原告起訴。飛船公司不服一審判決，提起上訴。

　　對(duì)此，最高院知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭認(rèn)為，在涉案專利權(quán)被宣告部分無(wú)效之后，只要原審法院尚未作出判決，原審法院就應(yīng)當(dāng)依法向權(quán)利人飛行船公司釋明，由權(quán)利人飛行船公司在維持有效的權(quán)利要求范圍內(nèi)明確其主張保護(hù)范圍的權(quán)利要求。但是，原審法院并未給予權(quán)利人飛行船公司重新明確權(quán)利要求的程序性權(quán)利，未經(jīng)釋明直接裁定駁回了飛行船公司的起訴，屬適用法律錯(cuò)誤。

　　也即，即便《無(wú)效宣告審查決定》在一審法庭辯論終結(jié)后作出，此時(shí)，只要是一審法院尚未作出一審判決，權(quán)利人仍有權(quán)變更其主張的權(quán)利基礎(chǔ)。權(quán)利人應(yīng)在得知無(wú)效宣告結(jié)果的第一時(shí)間，與侵權(quán)法院進(jìn)行聯(lián)系，告知變更事宜。

　　2、權(quán)利人可自“收到無(wú)效決定之日起”提出變更權(quán)利基礎(chǔ)的申請(qǐng)

　　雖然無(wú)效程序雙方當(dāng)事人均可自收到專利無(wú)效決定之日起3個(gè)月內(nèi)向北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟，言下之意，無(wú)效決定并不是自作出或收到之日起開(kāi)始生效，應(yīng)當(dāng)是行政訴訟二審終審后生效。但基于前述新的權(quán)利要求仍在原保護(hù)范圍內(nèi)且自始有效的理論基礎(chǔ)，毫無(wú)疑義的是，權(quán)利人可以在無(wú)效決定收到之日起主張變更權(quán)利基礎(chǔ)，不必等到該無(wú)效決定的生效日。

　　例，在LG伊諾特有限公司與日本電產(chǎn)（東莞）有限公司、北京中南雙綠科技公司發(fā)明專利臨時(shí)保護(hù)期使用費(fèi)和侵犯發(fā)明專利權(quán)糾紛案〔(2015)京知民初字第338號(hào)〕中，針對(duì)被告日本電產(chǎn)公司提出的無(wú)效宣告請(qǐng)求，專利復(fù)審委員會(huì)作出無(wú)效決定：在LG伊諾特公司修改的權(quán)利要求1-69的基礎(chǔ)上繼續(xù)維持專利權(quán)有效。之后，在庭前會(huì)議中，LG伊諾特公司基于維持有效的權(quán)利要求進(jìn)一步明確了所主張的權(quán)利基礎(chǔ)。

　　對(duì)此，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院一審認(rèn)為，涉案專利權(quán)在被控侵權(quán)產(chǎn)品制造、銷售時(shí)尚在有效期內(nèi)，且涉案無(wú)效決定也已決定在LG公司2015年7月6日提交的權(quán)利要求1-69的基礎(chǔ)上繼續(xù)維持涉案專利有效，故在無(wú)證據(jù)證明有關(guān)行政或司法程序?qū)ι姘笇＠挠行宰龀隽朔穸ㄐ栽u(píng)價(jià)的情況下，涉案專利在本案中應(yīng)作為有效專利進(jìn)行保護(hù)。

　　尤其是，在審理本案的同時(shí)，涉及涉案專利無(wú)效決定的專利無(wú)效行政糾紛案件亦由本院審理，而在該行政糾紛案件的審理過(guò)程中，本院充分聽(tīng)取了日本電產(chǎn)公司、專利復(fù)審委員會(huì)以及LG公司的意見(jiàn)，并將行政案件中所涉及的權(quán)利要求的解釋、保護(hù)范圍的確定等爭(zhēng)點(diǎn)認(rèn)定結(jié)合到本案審理過(guò)程中，并在最終認(rèn)定無(wú)效決定結(jié)論正確的基礎(chǔ)上，對(duì)本案進(jìn)行了審理。

　　由此可見(jiàn)，權(quán)利人自收到無(wú)效決定之日，即可依據(jù)維持有效的權(quán)利要求變更其主張的權(quán)利基礎(chǔ)，而無(wú)需等到無(wú)效決定的生效之日。

　　3、對(duì)于權(quán)利人在無(wú)效程序中主動(dòng)放棄的權(quán)利要求，不能再將之納入專利權(quán)保護(hù)范圍

　　在上訴人山東陽(yáng)谷達(dá)盛管業(yè)有限公司、山東卓睿達(dá)盛管業(yè)有限公司與被上訴人順?lè)焦軜I(yè)有限公司侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛案【（2019）最高法知民終145號(hào)】中，最高人民法院指出，權(quán)利人在涉案專利的無(wú)效宣告行政程序中以刪除權(quán)利要求的方式主動(dòng)放棄民事侵權(quán)案件中據(jù)以主張權(quán)利的權(quán)利要求，無(wú)論記載該放棄行為的行政決定的效力是否最終確定，被放棄的權(quán)利要求均無(wú)恢復(fù)之可能，不能在侵害專利權(quán)糾紛中再將之納入專利權(quán)保護(hù)范圍，其據(jù)以主張侵權(quán)的權(quán)利基礎(chǔ)不復(fù)存在，有關(guān)訴訟請(qǐng)求可以判決方式駁回。

　　4、權(quán)利人被裁定駁回起訴后，原審認(rèn)定的事實(shí)和證據(jù)材料需妥善保管

　　依據(jù)“先行裁駁、另行起訴”制度，在涉案專利在后續(xù)專利無(wú)效行政訴訟程序中“復(fù)活”的情況下，權(quán)利人可另行起訴，另行起訴的時(shí)間節(jié)點(diǎn)是宣告上述權(quán)利要求無(wú)效的決定被生效的行政判決所撤銷。

　　鑒于有些案件經(jīng)歷行政訴訟一審、二審甚至再審，拿到生效的裁判文書(shū)通常需要2-3年或更長(zhǎng)的時(shí)間，在此期間，權(quán)利人應(yīng)當(dāng)妥善保存涉嫌侵權(quán)的證據(jù)及證物，以防證據(jù)毀損或滅失，從而對(duì)后續(xù)的另訴維權(quán)產(chǎn)生障礙。

　　例：在宇龍計(jì)算機(jī)通信科技（深圳）有限公司與小米通訊技術(shù)有限公司、小米科技有限責(zé)任公司、小米之家商業(yè)有限公司發(fā)明專利權(quán)侵權(quán)糾紛案〔（2019）最高法知民終507號(hào)〕中，涉案專利在一審程序中被全部無(wú)效，一審法院裁定駁回權(quán)利人起訴，原審原告宇龍公司不服，上訴請(qǐng)求稱，本案屬于應(yīng)當(dāng)裁定中止訴訟的情形，而不是應(yīng)予駁回起訴的情形。如果本案被駁回起訴，一旦法院撤銷無(wú)效宣告決定，宇龍公司只能重新起訴，無(wú)疑會(huì)增加專利權(quán)人負(fù)擔(dān)，甚至可能出現(xiàn)保全的證據(jù)損壞或滅失的風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致將來(lái)即使重新起訴也無(wú)法進(jìn)行侵權(quán)比對(duì)，不利于知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。

　　對(duì)此，最高院知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭二審認(rèn)為，該規(guī)定（《司法解釋二》第二條）正是為了緩解這種影響而設(shè)計(jì)的“先行裁駁、另行起訴”制度，有利于提高專利侵權(quán)訴訟的審理效率，同時(shí)又不影響權(quán)利人的訴訟權(quán)利。本案中，宇龍公司提起訴訟所基于的涉案專利權(quán)利要求已經(jīng)被國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局宣告無(wú)效，原審法院據(jù)此裁定駁回宇龍公司的起訴符合上述規(guī)定。如上述無(wú)效決定最終被生效的行政判決撤銷，宇龍公司可另行起訴，繼續(xù)向小米通訊公司等主張權(quán)利，其訴訟權(quán)利和實(shí)體權(quán)利未受到任何不利影響。涉案證據(jù)材料是否會(huì)損壞或滅失屬于未知情況，且即使有此可能性，也應(yīng)為當(dāng)事人保存、提供證據(jù)需要承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，與本案是否裁定駁回起訴無(wú)關(guān)。

　　三、寫(xiě)給侵權(quán)訴訟程序被控侵權(quán)人的操作指南

　　1、涉案權(quán)利要求被宣告無(wú)效且經(jīng)比對(duì)認(rèn)為明顯不侵權(quán)的，可申請(qǐng)法院繼續(xù)審理并作出裁判

　　在專利侵權(quán)訴訟案件中，如涉案專利權(quán)被宣告無(wú)效，此時(shí)被控侵權(quán)人采取的第一步驟應(yīng)為進(jìn)行侵權(quán)比對(duì)，如果經(jīng)比對(duì)能夠確認(rèn)被控侵權(quán)方案不侵權(quán)，尤其在在一審或二審已開(kāi)庭進(jìn)行了侵權(quán)比對(duì)之后，則被控侵權(quán)人可向法院提出繼續(xù)審理作出判決的意見(jiàn)，而非裁定駁回起訴的申請(qǐng)。

　　在北京微卡時(shí)代信息技術(shù)有限公司、卓望信息技術(shù)（北京）有限公司與財(cái)付通支付科技有限公司、騰訊科技（深圳）有限公司、凡客誠(chéng)品（北京）科技有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛一案【（2020）最高院知民終1325號(hào)】中，一審判決認(rèn)定涉案微信掃碼支付技術(shù)方案未落入涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍。權(quán)利人方提起上訴。在本案二審期間，涉案專利權(quán)被宣告無(wú)效。

　　對(duì)此，最高院二審判決指出：“裁駁另訴”規(guī)則的法律適用應(yīng)當(dāng)區(qū)分情形對(duì)待，按照不同的情形適用以提高訴訟效率：

　　首先，若經(jīng)對(duì)比，被訴侵權(quán)技術(shù)方案不落入專利權(quán)保護(hù)范圍，則法院可以判定被訴侵權(quán)技術(shù)方案和涉案專利屬于不同的技術(shù)方案，就不需要中止訴訟或者先行裁駁，徑行判定被告不侵權(quán)即可，即判決駁回訴訟請(qǐng)求。

　　其次，如果經(jīng)比對(duì)，被訴侵權(quán)技術(shù)方案落入涉案專利權(quán)保護(hù)范圍，且被訴侵權(quán)行為人提起無(wú)效宣告請(qǐng)求，提出專利權(quán)穩(wěn)定性抗辯事由，法院需要考慮專利權(quán)的穩(wěn)定性，可以裁定中止審理或者在國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出無(wú)效宣告后、司法確認(rèn)專利權(quán)穩(wěn)定性效力之前裁定駁回起訴；如果有證據(jù)證明宣告上述權(quán)利要求無(wú)效的決定被生效的行政裁判撤銷的，權(quán)利人可以另行起訴。

　　筆者認(rèn)為，該案例為“先行裁駁、另行起訴”規(guī)則的適用提供了新的處理思路。如果在能夠認(rèn)定不侵權(quán)的情況下，仍然駁回起訴反而降低了訴訟效率，而此時(shí)如果法院能夠及時(shí)地確認(rèn)技術(shù)方案之間的異同，則能夠使得當(dāng)事人能夠?qū)ζ渖虡I(yè)行為的合法性有合理的預(yù)期，從而實(shí)質(zhì)性解決雙方當(dāng)事人之間的糾紛。

　　2、涉案權(quán)利要求被宣告無(wú)效的，可向侵權(quán)法院提出裁定駁回起訴的申請(qǐng)

　　在前述第1步驟中，如果沒(méi)有充分地理由能夠說(shuō)明被控侵權(quán)方案不構(gòu)成侵權(quán)，尤其是在一審法院尚未對(duì)涉案專利與被控技術(shù)方案作出實(shí)質(zhì)性侵權(quán)比對(duì)的情況下，被控侵權(quán)人可以將《無(wú)效宣告審查決定》盡快地提交至審理侵權(quán)案件的法院，并提出裁定駁回起訴的申請(qǐng)。審理侵權(quán)糾紛案件的法院通常會(huì)依據(jù)“先行裁駁、另行起訴”規(guī)則，裁定駁回權(quán)利人的起訴。

　　例：在江蘇通領(lǐng)科技有限公司與公牛集團(tuán)股份有限公司等侵害專利權(quán)糾紛案〔（2018）蘇01民初3440號(hào)等及（2020）最高法知民終227號(hào)等〕中，通領(lǐng)公司于2018年12月向南京中院針對(duì)公牛提起與插座安全有關(guān)的10樁專利侵權(quán)訴訟，索賠金額為9.99億元。該系列案涉及兩件專利：發(fā)明專利ZL201010297882.4“支撐滑動(dòng)式安全門”和實(shí)用新型專利ZL201020681902.3“電源插座安全保護(hù)裝置”。2019年7月，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出第40759、40829號(hào)無(wú)效宣告決定，宣告上述兩專利全部無(wú)效。

　　在針對(duì)與實(shí)用新型專利ZL201020681902.3“電源插座安全保護(hù)裝置”相關(guān)的另外5起訴訟中，南京中院一審駁回了通領(lǐng)公司的起訴。通領(lǐng)公司提起上訴，請(qǐng)求撤銷一審《民事裁定書(shū)》，將案件發(fā)回南京中院重審。對(duì)此，最高院知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭于2020年4月20日作出終審裁定，駁回了通領(lǐng)公司的上訴，維持原裁定。

　　在針對(duì)與發(fā)明專利ZL201010297882.4“支撐滑動(dòng)式安全門”相關(guān)的5起訴訟中，通領(lǐng)公司以被宣告無(wú)效為由，向一審法院申請(qǐng)撤回起訴。2019年7月，南京中院一審發(fā)出《民事裁定書(shū)》，準(zhǔn)許了通領(lǐng)公司的撤訴申請(qǐng)。

　　在有些情況下，原告也會(huì)選擇主動(dòng)撤回起訴，法院通常也會(huì)準(zhǔn)予撤訴。因此，在侵權(quán)訴訟一審中，無(wú)論權(quán)利人的主動(dòng)撤訴，還是法院的裁定駁回起訴，兩種處理方式的法律后果是一致的：即在涉案專利在后續(xù)專利無(wú)效行政訴訟程序中“復(fù)活”的情況下，權(quán)利人可另行起訴。

　　但在侵權(quán)訴訟二審程序中，當(dāng)權(quán)利人提出撤回起訴申請(qǐng)時(shí)，被控侵權(quán)人的不同處理方式則有所差異：

　?。?）不同意撤訴申請(qǐng)，此時(shí)二審法院通常的做法是裁定駁回權(quán)利人起訴，同時(shí)一并撤銷一審判決。在涉案專利在后續(xù)專利無(wú)效行政訴訟程序中“復(fù)活”的情況下，權(quán)利人可另行起訴；

　?。?）同意撤訴申請(qǐng)，此時(shí)二審法院可以準(zhǔn)許撤訴，一并裁定撤銷一審判決。且權(quán)利人在二審程序中撤回起訴后重復(fù)起訴的，人民法院不予受理。

　　3、涉案權(quán)利要求被終審行政判決認(rèn)定不具備實(shí)質(zhì)性授權(quán)要件的，可參照適用“裁駁另訴”規(guī)定

　　在有些案件中，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局針對(duì)涉案專利權(quán)作出的《無(wú)效宣告審查決定》維持了專利權(quán)的有效性，終審行政判決撤銷了被訴決定，認(rèn)定涉案專利權(quán)利要求不具備實(shí)質(zhì)性授權(quán)要件。該種情形下，被控侵權(quán)人可以主張參照適用“裁駁另訴”規(guī)定，依據(jù)終審行政判決申請(qǐng)駁回權(quán)利人的起訴。

　　例：在曹桂蘭、胡美玲、蔣莉、蔣浩天與重慶力帆汽車銷售有限公司、重慶力帆乘用車有限公司、江蘇驊盛車用電子股份有限公司、南京九華山汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司、力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司、杭州亞凡汽車有限公司發(fā)明專利權(quán)侵權(quán)糾紛案〔（2018）蘇民再47號(hào)〕中，涉案專利為ZL200710019425.7“鯊魚(yú)鰭式天線”的發(fā)明專利權(quán)。原國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出第25637號(hào)審查決定維持涉案專利有效。力帆公司不服該被訴無(wú)效決定提起行政訴訟，并在一審北京知產(chǎn)法院及二審北京高院連連失利，最高院2019年12月再審認(rèn)為被訴決定有關(guān)權(quán)1具備創(chuàng)造性的認(rèn)定錯(cuò)誤，撤銷了涉案決定〔（2019）最高法行再268號(hào)〕。

　　江蘇省高級(jí)人民法院再審認(rèn)為，“先行裁駁、另行起訴”的規(guī)定旨在避免專利民事侵權(quán)訴訟案件久拖不決和程序空轉(zhuǎn)。雖然專利復(fù)審委員會(huì)作出被訴決定維持涉案專利權(quán)有效，但該決定被最高人民法院作出的終審行政判決撤銷。從該行政判決的裁判理由來(lái)看，最高人民法院是以涉案專利權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性這一專利實(shí)質(zhì)性授權(quán)要件撤銷了被訴決定。考慮以下因素，本案具備參照適用該法條的條件，對(duì)曹桂蘭等四人基于涉案專利權(quán)利要求1的起訴予以駁回。

　　但是，需要指出的是，如果被控侵權(quán)人提出裁駁另訴的依據(jù)的并非是終審行政判決，而是一審未生效行政判決的話，則不可以參照適用“裁駁另訴”規(guī)定。

　　例：在再審申請(qǐng)人無(wú)錫國(guó)威陶瓷電器有限公司與被申請(qǐng)人鎮(zhèn)江市志嘉電器有限公司等侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛一案中，專利復(fù)審委員會(huì)第24085號(hào)決定維持涉案專利權(quán)利要求1-6有效，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院71號(hào)行政判決在撤銷第24085號(hào)決定的同時(shí)，改判認(rèn)定涉案專利權(quán)利要求1無(wú)效。而后專利權(quán)人針對(duì)一審判決提出上訴。

　　對(duì)此，江蘇省高院二審認(rèn)為：鑒于北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院為專利授權(quán)確權(quán)行政案件的專屬管轄法院，也即依法對(duì)行政相對(duì)人不服專利復(fù)審委員會(huì)作出的無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定進(jìn)行司法審查的司法機(jī)關(guān)，其所作出的關(guān)于專利權(quán)利要求是否有效的認(rèn)定，在程序上更接近于專利確權(quán)行政程序的終局認(rèn)定。因此，本案情形與上述司法解釋所規(guī)定的適用情形并無(wú)本質(zhì)差異，可以參照適用上述司法解釋。

　　最高人民法院再審撤銷了二審判決，并強(qiáng)調(diào)：“裁駁另訴”規(guī)定的適用應(yīng)考慮司法解釋上述規(guī)定的制度本意及適用條件：避免在規(guī)定適用后可能導(dǎo)致的行政與司法程序循環(huán)往復(fù)、不利于糾紛的實(shí)質(zhì)性解決等問(wèn)題。具體到本案而言，因當(dāng)事人不服一審判決提出上訴，針對(duì)第24085號(hào)決定的后續(xù)行政訴訟已經(jīng)進(jìn)入到二審程序。故本案所涉情形與《解釋二》第二條規(guī)定的“權(quán)利人在專利侵權(quán)訴訟中主張的權(quán)利要求被專利復(fù)審委員會(huì)宣告無(wú)效”的適用前提并不相符。綜上，本案情形不符合《解釋二》第二條“先行裁駁、另行起訴”規(guī)定的制度本意和適用情形，二審法院參照適用該規(guī)定，適用法律存在錯(cuò)誤。

　　4、即使涉案專利權(quán)被宣告無(wú)效，被控侵權(quán)人仍有權(quán)提起確認(rèn)不侵權(quán)之訴

　　在涉案專利權(quán)被宣告無(wú)效時(shí)，如被控侵權(quán)行為人認(rèn)為法院作出的先行駁回的裁定不能夠使其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處于合理預(yù)期的安全狀態(tài)，也可以提起確認(rèn)不侵權(quán)之訴?！跋刃胁民g、另行起訴”規(guī)則不構(gòu)成被警告人提起確認(rèn)不侵害專利權(quán)之訴的障礙。

　　在東莞銀行股份有限公司與張學(xué)志請(qǐng)求確認(rèn)不侵害專利權(quán)糾紛一案【（2020）最高法知民終225號(hào)】中，張學(xué)志以備宣告無(wú)效的專利權(quán)向東莞銀行發(fā)送侵權(quán)警告函，其中稱其已就涉案專利的無(wú)效決定向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院起訴，張學(xué)志還向蘋(píng)果公司投訴東莞銀行APP涉及侵權(quán)。東莞銀行收到警告函后向張學(xué)志發(fā)送催告函，要求其立即撤回相關(guān)投訴，或盡快向人民法院提起相關(guān)侵權(quán)訴訟。

　　廣州知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院一審裁定：對(duì)東莞銀行的起訴不予受理，理由為：涉案專利已被宣告全部無(wú)效的情況下，東莞銀行提出確認(rèn)其不侵害專利權(quán)的訴訟請(qǐng)求缺乏事實(shí)基礎(chǔ)。

　　對(duì)此，最高院二審認(rèn)為：專利權(quán)無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定并非一經(jīng)作出即發(fā)生法律效力，而須待法律規(guī)定的起訴期限屆滿當(dāng)事人未提起訴訟或者維持該決定的裁判生效時(shí)，該決定方可發(fā)生法律效力。因此，在宣告專利權(quán)無(wú)效的審查決定未生效的情況下，其不能產(chǎn)生否定專利權(quán)有效性的效力，權(quán)利人發(fā)送的侵權(quán)警告仍然有權(quán)利基礎(chǔ)。

　　另外，判決中強(qiáng)調(diào)了關(guān)于“先行裁駁、另行起訴”規(guī)則是否適用于確認(rèn)不侵害專利之訴的問(wèn)題，其指出：“裁駁另訴”規(guī)則旨在提高專利侵權(quán)糾紛案件的審理效率，盡可能緩解審理周期較長(zhǎng)的影響，其僅適用于司法解釋規(guī)定的專利權(quán)人提起的侵權(quán)之訴。被警告人提起的確認(rèn)不侵害專利權(quán)之訴，目的在于消除被警告人因?qū)＠麢?quán)人發(fā)出的侵權(quán)警告而所處的不安狀態(tài)。兩者制度目的不同，因此司法解釋該條規(guī)定的“先行裁駁、另行起訴”不構(gòu)成被警告人提起確認(rèn)不侵害專利權(quán)之訴的障礙。如法院經(jīng)審理認(rèn)定被警告人的行為不構(gòu)成侵害專利權(quán)，可徑行作出確認(rèn)不侵權(quán)的判決；如法院經(jīng)審理認(rèn)定被警告人的行為構(gòu)成侵害專利權(quán)，為避免訴訟結(jié)果反復(fù)，可以中止審理，等待專利確權(quán)行政訴訟的結(jié)果。

　　四、結(jié)語(yǔ)

　　本文中，通過(guò)分析并總結(jié)司法實(shí)務(wù)中“先行裁駁、另行起訴”規(guī)則應(yīng)用的典型案例，為專利侵權(quán)訴訟中的權(quán)利人及被控侵權(quán)人處理專利民事行政交叉案件提供了幾點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)分享：

　　供權(quán)利人參考——（1）據(jù)以主張的權(quán)利要求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)向侵權(quán)法院提出變更權(quán)利基礎(chǔ)的主張；（2）權(quán)利人可自“收到無(wú)效決定之日起”提出變更權(quán)利基礎(chǔ)的申請(qǐng)；（3）對(duì)于權(quán)利人在無(wú)效程序中主動(dòng)放棄的權(quán)利要求，不能再將之納入專利權(quán)保護(hù)范圍；（4）權(quán)利人被裁定駁回起訴后，原審認(rèn)定的事實(shí)和證據(jù)材料需妥善保管；

　　供被控侵權(quán)人參考——（1）涉案權(quán)利要求被宣告無(wú)效且經(jīng)比對(duì)認(rèn)為明顯不侵權(quán)的，可申請(qǐng)法院繼續(xù)審理并作出裁判；（2）涉案權(quán)利要求被宣告無(wú)效的，可向侵權(quán)法院提出裁定駁回起訴的申請(qǐng)；（3）涉案權(quán)利要求被終審行政判決認(rèn)定不具備實(shí)質(zhì)性授權(quán)要件的，可參照適用“裁駁另訴”規(guī)定；（4）即使涉案專利權(quán)被宣告無(wú)效，被控侵權(quán)人仍有權(quán)提起確認(rèn)不侵權(quán)之訴。

　　注釋

　　【1】《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋（二）》

　　第二條 權(quán)利人在專利侵權(quán)訴訟中主張的權(quán)利要求被專利復(fù)審委員會(huì)宣告無(wú)效的，審理侵犯專利權(quán)糾紛案件的人民法院可以裁定駁回權(quán)利人基于該無(wú)效權(quán)利要求的起訴。

　　有證據(jù)證明宣告上述權(quán)利要求無(wú)效的決定被生效的行政判決撤銷的，權(quán)利人可以另行起訴。

　　專利權(quán)人另行起訴的，訴訟時(shí)效期間從本條第二款所稱行政判決書(shū)送達(dá)之日起計(jì)算。

　　【2】該案例來(lái)自于《最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭裁判要旨（2019）》裁判規(guī)則之12