文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分部 耿苑

　　概述 在美國申請審查過程中，經(jīng)常在第一通審查意見中會遇到限制性要求（Restriction Requirement，簡稱RR）。當審查員認為一件申請中包含多組（Group）發(fā)明時，會要求申請人選擇其中的一組。如果某一組發(fā)明中還包括多類（Species）發(fā)明時，會要求申請人選擇其中的一類。在答復(fù)RR時，無論是否同意RR意見，必須進行選擇。選擇時必須明確所選擇的組或者類所包括的權(quán)利要求。

　　有關(guān)RR的基本概念和操作等已經(jīng)有很多討論（例如，請參考http://unitalen.com/html/report/17111491-1.htm），在此不再贅述。

　　雖然答復(fù)RR比較簡單，只需要按照審查員的劃分標準將權(quán)利要求對應(yīng)到各組和各類中，并根據(jù)保護范圍和客戶意愿等選擇其中一組或一類即可。但是對RR的答復(fù)直接影響到后續(xù)的審查程序，比如被撤回的權(quán)利要求的特征不能加入獨權(quán)。如果在RR階段能夠充分考慮審查員的意見并預(yù)判后續(xù)的各種審查走向，則可以更主動的控制審查過程，給申請人更大的選擇余地。以下通過實際案例來討論幾種通過修改來答復(fù)RR的特殊答復(fù)策略。

　　一、答復(fù)策略1：刪除不對應(yīng)特征

　　（1）案例

　　在一件美國申請中包括一套裝置權(quán)利要求（Group I）和一套制作該裝置的方法權(quán)利要求（Group II）。在這種情況下，如果裝置不是必須使用該方法制作，或者該方法可以制作出其他裝置，則二者屬于兩個不同的發(fā)明。

　　在該申請中，方法獨權(quán)限定了要減薄某個層來形成第二襯底，而審查員認為比如不通過減薄而是通過嚴格的涂覆也可以形成第二襯底，因此該裝置不一定使用該方法來制作。因此該裝置和方法是兩類發(fā)明，需要進行選擇。

　　（2）解決方案

　　代理人并沒有簡單地只進行選擇，而是通過方案分析發(fā)現(xiàn)，該“減薄”的步驟并不是必要技術(shù)特征，并且其他特征都是一一對應(yīng)的，比如裝置中包括第一層，在方法中則包括制備第一層。

　　因此代理人刪除了“減薄”的步驟，并爭辯Group I和Group II的特征一一對應(yīng)，從而是同一個發(fā)明。通過該方式，相當于是克服了RR的理由。修改之后，本案審查了所有的權(quán)利要求并授權(quán)。

　　（3）效果

　　在該案例中，通過刪除不對應(yīng)特征，不僅擴大了獨權(quán)的保護范圍，還使得兩組發(fā)明完全對應(yīng)，從而避免撤回一部分權(quán)利要求。

　　如果只是簡單的選擇，則即便被選擇的權(quán)利要求（比如方法）最終可授權(quán)，被撤回的權(quán)利要求(比如裝置)也不一定能夠被恢復(fù)。

　　二、答復(fù)策略2：對區(qū)別特征進行上位

　　（1）案例

　　在一件美國申請中，審查員認為兩個方法獨權(quán)中包括互斥特征，即在第一類發(fā)明（Species A）中將第一電極與信號處理電路和/或驅(qū)動電路相連，而在第二類發(fā)明（Species B）中將壓電電容與信號處理電路和/或驅(qū)動電路相連。因此Species A和Species B是兩類發(fā)明。

　　（2）解決方案

　　代理人根據(jù)說明書的描述，認為在Species B中的壓電電容包括第一電極，而且也可以是第一電極與信號處理電路和/或驅(qū)動電路相連，因此Species A和Species B的上述特征并不是互斥特征，可以就此進行爭辯。

　　另外，既然Species A和Species B的上述特征并不是互斥特征，可以考慮將不同的特征進行上位，使得Species A和Species B之間有連接特征，從而可以將A和B的特征都進行審查。

　　經(jīng)過代理人分析，Species A和Species B的區(qū)別在于：

　　1）Species A是第二襯底的與第一襯底貼合的一側(cè)具有第一電極和壓電介質(zhì)層，Species B是第二襯底的背離第一襯底的一側(cè)具有壓電電容（第一電極第二電極和其間的壓電介質(zhì)層）。2）Species A的第二襯底必須先制作第一電極和壓電介質(zhì)層，再貼合；而Species B的第二襯底可以先貼合，再制作壓電電容（第一電極第二電極和其間的壓電介質(zhì)層）。

　　代理人嘗試將上述區(qū)別進行上位，并將其中一個方法獨權(quán)修改為從權(quán)。雖然修改量較大，與客戶進行了多次討論，但修改之后，本案審查了所有的權(quán)利要求并授權(quán)。

　　（3）效果

　　在該案例中，通過對區(qū)別點進行上位，不僅擴大了獨權(quán)的保護范圍，還使得兩類發(fā)明變成一類發(fā)明，從而避免撤回一部分權(quán)利要求。

　　三、答復(fù)策略3：系統(tǒng)獨權(quán)修改為從權(quán)

　　（1）案例

　　在一件美國申請中，包含了兩套方法。權(quán)1的方式是系統(tǒng)中的第一設(shè)備的方法（Group I），而權(quán)5的方式是系統(tǒng)中多個設(shè)備（包括第一設(shè)備）之間配合的方法（Group II）。審查員根據(jù)步驟將這兩個方法分類到不同的分類號中，并且認為Group I和Group II是組合和子組合的關(guān)系。這種情況下，如果組合不需要子組合的特征就可專利，并且子組合自身是完整獨立的方案，就可以認為二者是不同的發(fā)明。

　　（2）解決方案

　　由于權(quán)5是系統(tǒng)級的方法，而權(quán)1是該系統(tǒng)中的單個設(shè)備的方法，因此權(quán)5的方法包括了權(quán)1的方法的所有步驟。

　　因此可以考慮將權(quán)5修改為權(quán)1的從權(quán)，從而克服該RR的理由。而且，即便將權(quán)5修改為從權(quán)，其實際范圍并沒有改變。本案修改后，在OA1中所有權(quán)利要求被審查。

　　（3）效果

　　在該案例中，通過將系統(tǒng)方法修改為單個裝置方法的從權(quán)，在不改變保護范圍的情況下，還使得兩類發(fā)明變成一類發(fā)明，從而避免撤回一部分權(quán)利要求。

　　四、總結(jié)

　　在答復(fù)RR時必須按照審查員的分組和分類進行選擇，否則很可能會收到Non-Compliant Ame的OA。

　　但是如果只簡單地進行選擇，有兩個不利后果：

　　在答復(fù)新創(chuàng)性時，未被選擇的權(quán)利要求的特征不能用于加入獨權(quán)，從而大大限制了授權(quán)的可能性。

　　未被選擇的權(quán)利要求不一定能夠最終被恢復(fù)，從而損失一部分授權(quán)客體，只能通過分案來彌補。

　　在以上案例中，不是只簡單地進行選擇，而是根據(jù)審查員的RR理由，修改了權(quán)利要求，使得該RR理由不成立。通過修改和爭辯，不僅克服了RR理由，而且擴大了保護范圍，或者至少保持了保護范圍。

　　這樣答復(fù)之后，審查員有可能被說服，從而撤回RR并審查所有的權(quán)利要求。這種情況下，在答復(fù)新創(chuàng)性時，所有權(quán)利要求的特征都可以被考慮是否加入獨權(quán)，從而增加授權(quán)可能性。即便是審查員未被說服，也會按照申請人的選擇進行檢索和審查。因此這種修改嘗試不會不利于申請人，而是提供了更多的可能性。