文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 王雪

　　中國《專利法》第九條第一款規(guī)定，同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)，從而確立了專利審查中所謂的“禁止重復(fù)授權(quán)”原則。然而，該原則應(yīng)理解為“同樣的發(fā)明創(chuàng)造不能有兩項有效的專利權(quán)同時存在”，亦或是“對同樣的發(fā)明創(chuàng)造不能兩次授予專利權(quán)”，對于審查實踐中對該原則的掌握至關(guān)重要，但是恰恰似乎難有定論。

　　筆者理解，在中國市場經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的背景下，根據(jù)現(xiàn)實需求進行適合的理解是恰當(dāng)?shù)倪x擇，這也就是第九條第一款補充規(guī)定禁止重復(fù)授權(quán)例外情況的原因。在該例外情況下，“同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實用新型專利權(quán)尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)”。具體而言，只有同時滿足上述如此“苛刻”的條件，才允許“兩次授予專利權(quán)”。本文討論的主題正是在于該例外情況在審查實踐中的理解和處理。

　　以筆者處理的一件外國申請人的中國發(fā)明專利申請（以下稱“本申請”）案件為例。在第一次審查意見通知書中，審查員指出，本申請的權(quán)利要求1-11所請求保護的技術(shù)方案與同一申請人的具有同一優(yōu)先權(quán)日、已授權(quán)且專利權(quán)尚未終止的中國實用新型專利（以下稱“對比文件Y”）的權(quán)利要求1-11所保護的技術(shù)方案屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造，不符合專利法第九條第一款的規(guī)定。進而，審查員還指出，申請人可以通過選擇（1）撤回本申請、（2）放棄已授予實用新型專利或者（3）修改本申請權(quán)利要求，以克服所指出的該缺陷。

　　經(jīng)查閱案卷，筆者注意到，申請人于2012年6月22日向中國專利局提交了本申請，并要求了申請日為2011年9月9日的歐洲專利局專利申請（以下稱“歐洲申請”）的優(yōu)先權(quán)；并且申請人還于2011年9月15日向中國專利局提交了對比文件Y的實用新型專利申請，也要求了歐洲專利的優(yōu)先權(quán)?？梢?，這兩件中國專利申請具有相同的優(yōu)先權(quán)日，但是并不具有相同的申請日。

　　此外，經(jīng)過分析，這二者相應(yīng)權(quán)利要求所要求保護的技術(shù)方案符合《專利審查指南》中對專利法第九條關(guān)于判斷同樣發(fā)明創(chuàng)造的內(nèi)容，屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造。

　　然而，顯然這兩件專利申請并非同日向中國專利局遞交，并不屬于專利法第九條第一款的例外情況。也就是說，審查員在審查意見通知書中指出的用以克服缺陷的第（2）項選擇并不恰當(dāng)，具體而言，申請日是無法通過放棄已授予實用新型專利來克服不符合專利第九條第一款的缺陷的。

　　對于此情況，根據(jù)《專利審查指南》第二部分第三章第6.2.2節(jié)，“在對一件專利申請進行審查的過程中，對于同一申請人同日（指申請日，有優(yōu)先權(quán)的指優(yōu)先權(quán)日）就同樣的發(fā)明創(chuàng)造提出的另一件專利申請已經(jīng)被授予專利權(quán)，并且尚未授權(quán)的專利申請符合授予專利權(quán)的其他條件的，應(yīng)當(dāng)通知申請人進行修改”，正確的處理方式是對本申請進行修改，或者撤回本申請。

　　因此，在向申請人轉(zhuǎn)達該審查意見通知書時，提示申請人審查員指出的第（2）項選擇是錯誤的，應(yīng)僅考慮第（1）項和第（3）項選擇。當(dāng)然，同時也與審查員進行了溝通，審查員也承認了該錯誤。申請人最終選擇對本申請的權(quán)利要求進行修改，從而克服了相應(yīng)缺陷。

　　上述的例外情況除了在《專利法》第九條第一款中進行了規(guī)定，還在《專利法實施細則》第四十二條第二款至第五款中做了進一步規(guī)定，其中在第二款中規(guī)定，“同一申請人在同日（指申請日）對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利的，應(yīng)當(dāng)在申請時分別說明對同樣的發(fā)明創(chuàng)造已申請了另一專利；未做說明的，依照專利法第九條第一款關(guān)于同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)的規(guī)定處理”?？梢?，此規(guī)定中，對于同日的條件進行了特別說明，該同日僅指申請日，而根據(jù)《專利法實施細則》第十一條第二款的規(guī)定，“本細則所稱申請日，除另有規(guī)定的外，是指專利法第二十八條規(guī)定的申請日”，也就是說，該同日指的是實際申請遞交日，并非優(yōu)先權(quán)日。在與審查員的溝通中，審查員也談到兩件申請具有相同優(yōu)先權(quán)日使其誤認為本案屬于例外情況。

　　而且，還具體規(guī)定了在申請時還必須分別說明已申請另一專利，必須在專利申請請求書中做出相應(yīng)聲明，也就是說，如果在申請時沒能做出聲明，那么在后續(xù)程序中無法補救的。

　　另一方面，作為專利代理人，對于審查員的審查意見，的確應(yīng)當(dāng)做出獨立判斷，向申請人轉(zhuǎn)達的是經(jīng)過代理人判斷的審查意見，而不僅僅是審查員的意見。

　　從本質(zhì)上講，專利審查是一種行政審批過程，合規(guī)性審查貫穿審查過程始終。專利申請只有符合專利法規(guī)定的授予專利的條件（專利法第二章）才能獲得授權(quán)，然而在行政審批中，則是通過證偽的手段（專利法第三十七條和第三十八條）來滿足行政審批效率優(yōu)先要求的，也就說，若未發(fā)現(xiàn)駁回申請的理由則授權(quán)（專利法第三十九條和第四十條）。

　　具體而言，審查員在審查過程中始終是以發(fā)現(xiàn)非合規(guī)性（即缺陷）為目的的，在效率優(yōu)先原則的驅(qū)使下，審查員只要相信其沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由就授予專利權(quán)。但是沒有發(fā)現(xiàn)并不等于不存在駁回理由，在這種情況下，被授予專利權(quán)的專利申請只能是在一定程度上合規(guī)。為了保護公眾利益，通過專利法第四十五條設(shè)計了專利無效制度。

　　但是作為專利代理人，應(yīng)從權(quán)利人（客戶）的利益出發(fā)，在審查過程中應(yīng)當(dāng)盡可能對合規(guī)性做出獨立的判斷，這里包括對審查員指出缺陷進行法律適用（審查員意見適當(dāng)與否）的判斷，還包括對于審查員未能指出的缺陷的判斷，從而使被授予專利權(quán)的專利申請最大程度地合規(guī)。

　　當(dāng)然，在審查過程中，大多數(shù)情況還是涉及對審查員意見適當(dāng)與否的判斷。具體地包括判斷審查員的審查邏輯是否符合《專利審查指南》中的相關(guān)內(nèi)容，本案中審查員給出的意見就存在不符合審查指南的問題。

　　以上，筆者通過實際案例提出了自己對專利法，特別是專利法第九條第一款的理解，希望能夠得到同仁的批評指正。