——兼評(píng)“丁桂”商標(biāo)行政訴訟案

一、案由：

近期，北京市一中院開庭審理了因注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)和藥品名稱沖突引起的一起行政訴訟案件。案情大致如下：第3248395號(hào)“丁桂”商標(biāo)是山西亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“亞寶公司”）2002年申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)，核定使用的商品為商標(biāo)注冊(cè)用商品和服務(wù)國際分類第5類片劑、貼劑、膏劑商品，商標(biāo)專用期為2003年11月21日至2013年11月20日。2005年8月，亞寶公司向武漢市工商局投訴稱：武漢市三楚科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三楚公司”）在其生產(chǎn)的治療兒童腹瀉的“腹瀉貼”上使用了“丁桂寶”、“丁桂姜”字樣，并在其右上方標(biāo)注“TM”標(biāo)記的行為侵犯了其注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。為準(zhǔn)確定性，湖北省工商局向國家工商局報(bào)送《湖北省工商局關(guān)于“丁桂寶”商標(biāo)是否侵犯“丁桂”注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的請(qǐng)示》。2006年1月27日，商標(biāo)局發(fā)出《關(guān)于“丁桂”商標(biāo)有關(guān)問題的批復(fù)》（商標(biāo)案字〔2006〕第13號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《批復(fù)》） ，認(rèn)定三楚公司侵權(quán)。2006年2月23日，三楚公司向國家工商行政管理總局就《批復(fù)》提起行政復(fù)議，2006年4月12日，國家工商行政管理總局予以維持。2006年7月6日，三楚公司向北京市一中院起訴商標(biāo)局，2006年9月1日，法院作出一審判決，維持商標(biāo)局的《批復(fù)》。

二、藥品商標(biāo)的注冊(cè)和使用

1、藥品商標(biāo)注冊(cè)和使用的歷史

1983年4月26日，國家工商行政管理局、衛(wèi)生部、國家醫(yī)藥管理局頒布的《關(guān)于藥品必須使用注冊(cè)商標(biāo)的聯(lián)合通知》規(guī)定：自1984年8月1日起，藥品在市場(chǎng)上銷售必須使用注冊(cè)商標(biāo)。這是我國最早關(guān)于藥品名稱的管理規(guī)定，從此藥品作為特殊的商品使用注冊(cè)商標(biāo)的規(guī)定被各項(xiàng)法律法規(guī)承襲下來 。1984年的《藥品管理法》第41條規(guī)定：“除中藥材、中藥飲片外，藥品必須使用注冊(cè)商標(biāo)；未經(jīng)核準(zhǔn)注冊(cè)的，不得在市場(chǎng)銷售?！?001年的《藥品管理法》取消了規(guī)定藥品商標(biāo)強(qiáng)制注冊(cè)的規(guī)定。2006年，國家食品藥品監(jiān)督管理局頒布的《藥品說明書和標(biāo)簽管理規(guī)定》第27條規(guī)定：“藥品說明書和標(biāo)簽中禁止使用未經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)以及其他未經(jīng)國家食品藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)的藥品名稱。”

上述歷史表明：對(duì)于藥品行業(yè)未注冊(cè)商標(biāo)的規(guī)定和限制實(shí)質(zhì)上經(jīng)過了這樣一個(gè)過程：舊的藥品管理法的禁止性規(guī)定（藥品必須注冊(cè)商標(biāo)）—權(quán)利限制空白期（新的藥品管理法取消強(qiáng)制注冊(cè)商標(biāo)）—藥監(jiān)局的禁止性規(guī)定（禁止使用未經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)）。

2、藥品商標(biāo)注冊(cè)的條件

藥品商標(biāo)注冊(cè)應(yīng)當(dāng)符合《商標(biāo)法》的有關(guān)規(guī)定，包括：

（1）藥品商標(biāo)不得違反《商標(biāo)法》第10條的禁止性規(guī)定。

（2）藥品商標(biāo)應(yīng)當(dāng)具有顯著性，不得與他人的在先權(quán)利相沖突。

（3）藥品的通用名稱不得注冊(cè)?！渡虡?biāo)法》第11條規(guī)定，僅有本商品的通用名稱不得作為商標(biāo)注冊(cè)。何為藥品通用名稱，現(xiàn)行《藥品管理法》第50條規(guī)定：“列入國家藥品標(biāo)準(zhǔn)的藥品名稱為藥品通用名稱?！痹摲ǖ?2條還規(guī)定：“國務(wù)院藥品監(jiān)督管理部門頒布的《中華人民共和國藥典》和藥品標(biāo)準(zhǔn)為國家藥品標(biāo)準(zhǔn)。”

（4）僅僅直接表示藥品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)的標(biāo)志不得注冊(cè)，但是經(jīng)過使用獲得顯著性的除外。

3、藥品商標(biāo)注冊(cè)的使用

藥品商標(biāo)注冊(cè)成功后，商標(biāo)注冊(cè)人依法享有商標(biāo)專用權(quán)，其專用權(quán)以核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)和核準(zhǔn)使用的商品為限。藥品商標(biāo)注冊(cè)人使用其商標(biāo)，還須遵守藥品管理部門的有關(guān)規(guī)定，如國家食品藥品監(jiān)督管理局頒布的《藥品說明書和標(biāo)簽管理規(guī)定》第27條規(guī)定：“藥品標(biāo)簽使用注冊(cè)商標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)印刷在藥品標(biāo)簽的邊角，含文字的，其字體以單字面積計(jì)不得大于通用名稱所用字體的四分之一?！?

三、藥品注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)

藥品商標(biāo)注冊(cè)成功后，商標(biāo)注冊(cè)人的商標(biāo)專用權(quán)受法律保護(hù)，任何人未經(jīng)其許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)或者銷售侵權(quán)商標(biāo)的或者偽造、擅自制造其注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)或者銷售偽造、擅自制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)的或者未經(jīng)其同意，更換其注冊(cè)商標(biāo)并將該更換的商品又投入市場(chǎng)的，或者給其注冊(cè)商標(biāo)造成其他損害的均侵犯了商標(biāo)注冊(cè)人的商標(biāo)專用權(quán)。

商標(biāo)注冊(cè)人或者利害關(guān)系人認(rèn)為他人侵犯其藥品商標(biāo)專用權(quán)的，可以按照《商標(biāo)法》第53的規(guī)定向有管轄權(quán)的工商機(jī)關(guān)投訴，或者直接向有管轄權(quán)的人民法院起訴，認(rèn)為構(gòu)成犯罪的，可積極配合司法機(jī)關(guān)依法追究犯罪嫌疑人的刑事責(zé)任。

藥品商標(biāo)專用權(quán)保護(hù)的例外，即藥品商標(biāo)注冊(cè)人不能阻止他人正當(dāng)使用與注冊(cè)商標(biāo)相同的字樣。何為正當(dāng)使用？《商標(biāo)法實(shí)施條例》第49條規(guī)定：“注冊(cè)商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號(hào)，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)，或者含有地名，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用?！本唧w到“丁桂”商標(biāo)案件中，《批復(fù)》指出：“據(jù)了解，“丁桂兒劑貼”是經(jīng)過國家食品藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)的一種中藥產(chǎn)品名稱（國藥準(zhǔn)字B20020882），丁香、肉桂是該藥的成分之一。根據(jù)我國中成藥的命名規(guī)則，復(fù)方中成藥可以采用主要藥材縮合命名，因此，上述商標(biāo)注冊(cè)人無權(quán)禁止他人在含有丁香、肉桂等成分的藥品上使用含有‘丁桂’字樣的藥品名稱，只要這種使用是用以說明藥品成分的。”三楚公司之所以敗訴，原因有二：一是其使用的“丁桂寶”、“丁桂姜”右上方標(biāo)注“TM”商標(biāo)標(biāo)記，明確將“丁桂寶”、“丁桂姜”作為商標(biāo)使用，違反了《商標(biāo)法》第52條的規(guī)定，這點(diǎn)已經(jīng)為法院所確認(rèn)；二是三楚公司確實(shí)存在違法行為，其“生產(chǎn)批件為醫(yī)療器械，其產(chǎn)品卻為藥品，而且注冊(cè)地址與產(chǎn)地不符” ，經(jīng)查，“丁桂寶腹瀉貼” 和“丁桂姜腹瀉貼”的批準(zhǔn)文號(hào)為“鄂藥管械（準(zhǔn)）字2002第2260617號(hào)”，應(yīng)當(dāng)屬于地方藥監(jiān)局審批的含藥醫(yī)療器械類產(chǎn)品，不能作為藥品的批準(zhǔn)文號(hào)來使用。

四、建立減少藥品名稱和藥品商標(biāo)沖突的協(xié)調(diào)機(jī)制

藥品名稱和藥品商標(biāo)分屬《藥品管理法》和《商標(biāo)法》調(diào)整，兩者在權(quán)利形成和權(quán)利保護(hù)的立法和司法實(shí)踐中存在沖突、競(jìng)合、重復(fù)管制等現(xiàn)象。 一些藥品商標(biāo)注冊(cè)人在進(jìn)行商標(biāo)維權(quán)過程中，經(jīng)常遇到注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)和藥品名稱沖突的情況，致使此類案件難以得到及時(shí)處理。

藥品名稱包括藥品商品名稱和藥品通用名稱，藥品名稱與藥品商標(biāo)的沖突，包括：1、藥品商品名稱和藥品商標(biāo)的沖突，2、藥品通用名稱和藥品商標(biāo)的沖突。第一種情況容易解決，藥品商品名稱在商標(biāo)法意義上被稱為藥品商標(biāo)，可以按照《商標(biāo)法》的有關(guān)規(guī)定來辦理。第二種情況比較復(fù)雜，藥品通用名稱和藥品商標(biāo)都屬于通過法定程序確認(rèn)的權(quán)利或者使用利益，涉及國家藥品管理局和國家商標(biāo)局互不隸屬的兩個(gè)國家機(jī)關(guān)，沖突的具體表現(xiàn)形式為：一是將他人在先的藥品通用名稱注冊(cè)為商標(biāo)，二是將他人在先的注冊(cè)商標(biāo)認(rèn)定為藥品通用名稱。就前者而言，《商標(biāo)法》已經(jīng)規(guī)定了救濟(jì)途徑，即可以通過商標(biāo)爭(zhēng)議程序，撤銷注冊(cè)不當(dāng)?shù)纳虡?biāo)，也可以按照《商標(biāo)法實(shí)施條例》第49條的規(guī)定，依法主張正當(dāng)使用的權(quán)利。就后者而言，就筆者所知，有關(guān)法律并未提供相關(guān)的后續(xù)救濟(jì)程序。

鑒于此，筆者呼吁建立協(xié)調(diào)藥品名稱和藥品商標(biāo)沖突的機(jī)制，具體設(shè)計(jì)如下：

1、國家藥品管理局和國家商標(biāo)局在進(jìn)行藥品通用名稱和藥品商標(biāo)審查時(shí)，互相交叉檢索對(duì)方的數(shù)據(jù)庫。國家藥品管理局和國家商標(biāo)局已經(jīng)向社會(huì)公眾在線免費(fèi)提供了各自的數(shù)據(jù)庫，為這一方案的可操作性打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2、根據(jù)保護(hù)在先權(quán)利的原則，參照《商標(biāo)法》的有關(guān)規(guī)定，在《藥品管理法》中確立藥品通用名稱無效制度。

3、條件成熟時(shí)，明確藥品名稱僅由藥品注冊(cè)商標(biāo)和藥品通用名稱兩部分組成，其中藥品注冊(cè)商標(biāo)由國家商標(biāo)局來管理，藥品通用名稱由國家藥品監(jiān)督管理局管理，這樣就可以免去多部門管理帶來的混亂。