隨著知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識的加強(qiáng)，越來越多的中國企業(yè)開始重視自身的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)。令人欣喜地看到，大量的、高質(zhì)量的專利申請?jiān)谝恍┙?jīng)濟(jì)大國如美國、歐洲、日本等提出，這無疑會提高這些企業(yè)的價值和競爭力。

通常，各個國家的審查員在審查過程中，會發(fā)出至少一次審查意見。而在這些審查意見中，提到最多的往往是涉及新穎性和創(chuàng)造性的問題，只有極少數(shù)可以通過直接陳述意見或刪除權(quán)利要求等方式來克服，大部分還需通過修改權(quán)利要求的方式并陳述意見的方式來克服。如果權(quán)利要求修改較為適當(dāng)且陳述意見較為得體，則所帶來的直接效果就是：申請很可能被授權(quán)；反之，可能導(dǎo)致審查員多次發(fā)出審查意見，更甚者導(dǎo)致申請被駁回。因此，在答復(fù)審查意見時如何修改權(quán)利要求較為恰當(dāng)顯得尤為重要。本文僅就一件美國專利申請的審查意見答復(fù)來討論權(quán)利要求的修改。

案件簡要介紹：

本發(fā)明的原權(quán)利要求1要求保護(hù)一種局域網(wǎng)交換設(shè)備的集中管理方法，包括：特征A、B和C。審查員在審查過程中檢索到對比文件1，其描述了一種管理網(wǎng)絡(luò)地址的動態(tài)分配的方法。審查員在第一次審查意見中認(rèn)為該權(quán)利要求1的特征A、B和C都已經(jīng)被對比文件1公開，因此不具有創(chuàng)造性。申請人在答復(fù)時，根據(jù)本發(fā)明說明書所述的“本發(fā)明適用于二層網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中”，將權(quán)利要求1修改為：一種在二層網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中局域網(wǎng)交換設(shè)備的集中管理方法，包括：特征A、B和C，并陳述本發(fā)明是在二層網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中實(shí)現(xiàn)的，因此所述的交換設(shè)備無需配置IP地址，也就是說，為交換設(shè)備配置IP地址是本發(fā)明的非必要技術(shù)特征，而對比文件1中，由于網(wǎng)絡(luò)中使用TCP/IP來實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)地址的管理，因此為網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)配置IP地址是必要技術(shù)特征。因此，本發(fā)明權(quán)利要求1相對于對比文件1是非顯而易見的。

然而，這一看似合理的答復(fù)并沒有能夠說服審查員，于是收到了審查員隨后發(fā)出的第二次審查意見，仍然堅(jiān)持此前的觀點(diǎn)。顯然，第二次審查意見的答復(fù)難度要大很多。如果要說服審查員，必須找出其他區(qū)別特征，或者采用更為理想的修改方式。申請人采用了后一方式，具體地，將權(quán)利要求1修改為：一種在二層網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中局域網(wǎng)交換設(shè)備的集中管理方法，其中所述交換設(shè)備沒有配置IP地址，包括：特征A、B和C，即一針見血地指出本發(fā)明的交換設(shè)備沒有配置IP地址，同時陳述意見如前。

令人欣慰的是，審查員同意了上述修改。

眾所周知，一項(xiàng)權(quán)利要求的新穎性/創(chuàng)造性是通過技術(shù)特征來體現(xiàn)，因此，在修改權(quán)利要求時，需要從所陳述的區(qū)別特征中找出最能體現(xiàn)本發(fā)明的區(qū)別特征加入權(quán)利要求中，具體到本案，在權(quán)利要求1中補(bǔ)入特征2“其中所述交換設(shè)備沒有配置IP地址”比補(bǔ)入特征1“在二層網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中”更為合適，因?yàn)樘卣?更能直接體現(xiàn)出本發(fā)明的區(qū)別點(diǎn)。

通過上述的分析不難看出，盡管申請人在答復(fù)第一次審查意見時既陳述了“本發(fā)明二層網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中”也陳述了“所述的交換設(shè)備沒有配置IP地址”，但由于只將前者特征加入權(quán)利要求1中，因此導(dǎo)致審查員仍然不認(rèn)同本發(fā)明的創(chuàng)造性。而在答復(fù)第二次審查意見時，由于將后者特征也加入權(quán)利要求1中，使得權(quán)利要求1從技術(shù)特征上明顯區(qū)別于對比文件1，因此審查員認(rèn)同了本發(fā)明的創(chuàng)造性。

進(jìn)一步地，如果換一種方式來答復(fù)第一次審查意見，則通過僅加入特征“所述的交換設(shè)備沒有配置IP地址”到權(quán)利要求1中，從上述分析可知，也是可以使權(quán)利要求1具有創(chuàng)造性的。

由于美國專利申請的復(fù)雜性，申請人很可能經(jīng)常遇到在我國專利實(shí)踐中未曾遇到的新問題，因此應(yīng)尋求專業(yè)的專利代理律師來協(xié)助，以減少不必要的程序和費(fèi)用。