從一個(gè)無效案例看充分公開的判斷

2009-11-10
文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 田軍鋒

　　一、案情簡介：

　　2006年9月22日，專利復(fù)審委員會(huì)作出第8682號無效宣告請求審查決定。該決定涉及名稱為“殘酒回收機(jī)”的第03259223.X號實(shí)用新型專利，該專利的授權(quán)公告日為2004年7月21日，申請日為2003年7月1日。

　　本專利授權(quán)公告的獨(dú)立權(quán)利要求1為：

　　“1、一種殘酒回收機(jī)，其特征是：它包括氣缸(1)、壓板(2)、調(diào)節(jié)板(3)、沖孔頭(4)和導(dǎo)管(5)；壓板(2)位于調(diào)節(jié)板(3)的下方，并分別安裝在氣缸(1)上受氣缸(1)上下驅(qū)動(dòng)；對瓶蓋沖孔的沖孔頭(4)安裝在壓板(2)上；將瓶中的殘酒導(dǎo)出的導(dǎo)管(5)安裝在調(diào)節(jié)板(3)上；導(dǎo)管(5)穿過沖孔頭(4)的軸向通孔并可上下相對移動(dòng)；在沖孔頭(4)上設(shè)有向瓶內(nèi)供氣的通孔(6)?！?br />
　　針對涉案專利，請求人向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提出無效宣告請求，其無效理由之一是本專利不符合專利法第26條第3款的規(guī)定。

　　本案中，請求人主張：首先，本專利中的單一氣缸無法完成沖孔和導(dǎo)管上下運(yùn)動(dòng)這兩個(gè)動(dòng)作；其次，在本專利的說明書中并未記載如何保證在回收酒液用的導(dǎo)管中始終充滿二氧化碳或氮?dú)獾募夹g(shù)方案，從而無法實(shí)現(xiàn)利用二氧化碳?xì)饣蚝偷獨(dú)饣厥站埔旱陌l(fā)明目的。因此本專利不符合專利法第26條第3款的規(guī)定。

　　合議組認(rèn)為，判斷一項(xiàng)專利是否符合專利法第26條第3款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員按照說明書記載的內(nèi)容，能否實(shí)現(xiàn)該專利的技術(shù)方案，解決其技術(shù)問題，并且產(chǎn)生預(yù)期的技術(shù)效果為判斷標(biāo)準(zhǔn)。

　　首先，在本專利說明書第2頁第2段記載有如下內(nèi)容：“采用氣缸作為動(dòng)力源，并選用伸縮缸使得沖孔、導(dǎo)管伸入兩個(gè)動(dòng)作由單一氣缸就可完成”，根據(jù)專利權(quán)人提交的《機(jī)械設(shè)計(jì)手冊》第21－26頁表21－3－1汽缸的類型與特點(diǎn)可知：“伸縮式汽缸屬于活塞式特殊作用汽缸的一種，伸縮式汽缸以短缸筒獲得長行程，活塞桿為多段套筒形狀。分單作用型和雙作用型”，由此可以證明，有關(guān)伸縮氣缸的結(jié)構(gòu)及工作原理屬于所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員所掌握的普通技術(shù)知識。所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書中的記載并結(jié)合其自身所掌握的常規(guī)技術(shù)知識，能夠?qū)崿F(xiàn)采用伸縮氣缸完成沖孔和導(dǎo)管伸入兩個(gè)動(dòng)作，即兩個(gè)動(dòng)作由單一汽缸來完成。

　　其次，本專利說明書第1頁第3段記載有：“本實(shí)用新型的目的是針對現(xiàn)有技術(shù)存在的問題，提出一種利用二氧化碳?xì)怏w或氮?dú)饣厥諝埦频难b置”。說明書第1頁的倒數(shù)第1段到第2頁第1段記載有如下內(nèi)容：“本實(shí)用新型的工作原理是：從罐裝線上取下的殘酒裝箱后，運(yùn)至殘酒回收機(jī)，將回收箱放到回收裝置工作臺上，此時(shí)氣缸工作，壓頭先沖開酒瓶蓋頭，導(dǎo)管伸入到酒瓶下方，同時(shí)自動(dòng)向瓶內(nèi)充進(jìn)二氧化碳?xì)怏w，使瓶中的酒在二氧化碳的壓力下通過導(dǎo)管流出，匯總后流入啤酒精濾裝置，經(jīng)過精密過濾后流入清酒罐”，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在閱讀了本專利的說明書，特別是上述內(nèi)容之后，能夠按照本發(fā)明的殘酒回收機(jī)的具體結(jié)構(gòu)以及工作原理來實(shí)施本專利的技術(shù)方案，并實(shí)現(xiàn)利用二氧化碳?xì)怏w或氮?dú)饣厥諝埦频哪康摹?br />
　　綜上，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員按照說明書記載的內(nèi)容，結(jié)合其自身所掌握的常規(guī)技術(shù)知識，能夠?qū)崿F(xiàn)本實(shí)用新型專利的技術(shù)方案，解決其技術(shù)問題，并且產(chǎn)生預(yù)期的技術(shù)效果，因此合議組對請求人提出的本專利不符合專利法第26條第3款的主張不予支持。

　　二、案例評析：

　　本案涉及說明書是否充分公開的判斷，主要涉及兩個(gè)焦點(diǎn)問題，其一、權(quán)利要求限定的技術(shù)方案與說明書充分公開的關(guān)系；其二、說明書充分公開的判斷主體問題。

　　首先，眾所周知，專利法第26條第3款是專利法實(shí)施細(xì)則第64條規(guī)定的無效條款。通常，無效宣告請求人對某項(xiàng)專利權(quán)提出無效宣告請求所針對的均是該專利的權(quán)利要求，而且無效宣告請求審查的結(jié)論包括，維持專利權(quán)有效，宣告專利權(quán)全部無效和部分無效三種，其所針對的也均是權(quán)利要求。然而專利法第26條第3款實(shí)質(zhì)上是對專利說明書的要求。那么在無效宣告請求審查階段，權(quán)利要求所限定的技術(shù)方案與說明書充分公開之間存在什么關(guān)系呢？

　　考慮這個(gè)問題首先需了解專利權(quán)利要求和說明書的作用以及專利法第26條第3款的立法宗旨。專利權(quán)利要求書的主要作用在于限定專利權(quán)的保護(hù)范圍，而說明書的主要作用在于公開發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷募夹g(shù)方案。專利法是一種的“以公開換取保護(hù)”的機(jī)制。專利法通過授予專利權(quán)而使發(fā)明人獲得的利益與發(fā)明人通過公開專利技術(shù)而對社會(huì)作出的貢獻(xiàn)是相匹配的。也就是說，發(fā)明人獲得其對發(fā)明的專利權(quán)是以向社會(huì)公開其發(fā)明為代價(jià)的。如果發(fā)明人充分公開了發(fā)明的技術(shù)方案，使公眾能夠?qū)嵤┰摪l(fā)明，即對社會(huì)的技術(shù)創(chuàng)新作出了貢獻(xiàn)，那么應(yīng)當(dāng)授予該發(fā)明專利權(quán)，從而發(fā)明人將獲得由專利權(quán)的保護(hù)而帶來的各種利益。反之，如果發(fā)明人未充分公開發(fā)明的技術(shù)方案，使公眾不能實(shí)施和利用該發(fā)明，也就是說并未對社會(huì)作出貢獻(xiàn)，那么該發(fā)明就不應(yīng)當(dāng)被授予專利權(quán)，從而發(fā)明人不能獲得由專利權(quán)帶來的利益。

　　因此在無效宣告請求審查階段，基于專利法第26條第3款宣告專利權(quán)無效，實(shí)質(zhì)上是由于權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案在說明書中未充分公開，故宣告該權(quán)利要求無效，而并非對專利說明書宣告無效。對于無效宣告請求人提出的有關(guān)專利法第26條第3款的無效宣告理由，合議組需要判斷請求人提出的未充分公開的具體方案是否在權(quán)利要求中有所涉及，假如有所涉及，則合議組需要進(jìn)一步判斷該具體方案是否確實(shí)未滿足充分公開的要求。而對于那些在權(quán)利要求書中未要求保護(hù)的技術(shù)方案，即便是該方案未在說明書中充分公開，也不應(yīng)宣告專利權(quán)無效。

　　就本案而言，由于請求人提出的說明書未公開的有關(guān)“汽缸”及“利用二氧化碳?xì)饣虻獨(dú)饣厥站埔骸钡姆桨冈讵?dú)立權(quán)利要求1中均已涉及，因此，合議組在分析說明書中對上述方案公開程度的基礎(chǔ)上得出了權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案在說明書中已充分公開滿足專利法第26條第3款規(guī)定的結(jié)論。

　　其次是說明書充分公開的判斷主體問題。專利法第26條第3款規(guī)定：“說明書應(yīng)當(dāng)對發(fā)明或者實(shí)用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)”。根據(jù)上述法律條款的規(guī)定，發(fā)明或?qū)嵱眯滦褪欠駶M足充分公開的要求，應(yīng)當(dāng)基于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員的知識來進(jìn)行評價(jià)。也就是說判斷是否充分公開的主體應(yīng)當(dāng)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員?？v觀專利法，“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”這個(gè)在專利領(lǐng)域非常重要概念僅在該條款中出現(xiàn)，因此足以說明這個(gè)概念對于判斷充分公開的重要性。

　　說明書的記載要達(dá)到何種程度，才算滿足充分公開的要求？這一點(diǎn)與判斷的主體密切相關(guān)，假如判斷的主體發(fā)生變化，必然會(huì)造成判斷結(jié)論大相徑庭。設(shè)想對于某技術(shù)領(lǐng)域的專家來說，也許僅需給出最關(guān)鍵的有關(guān)發(fā)明點(diǎn)的技術(shù)信息就已經(jīng)能夠?qū)嵤┰摪l(fā)明或?qū)嵱眯滦?；而對于該技術(shù)領(lǐng)域以外的人來說，或許還必須補(bǔ)充很多該領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)知識，才能使其理解發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案。法律設(shè)定“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”這一概念的目的，在于統(tǒng)一判斷標(biāo)準(zhǔn)，盡量避免主觀因素影響判斷結(jié)果。因此專利法第26條第3款中規(guī)定的“以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)”，其含義是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在閱讀說明書的內(nèi)容之后，就能夠?qū)崿F(xiàn)該發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案，解決其技術(shù)問題，達(dá)到其預(yù)期效果。

　　《審查指南》第二部分第四章第2.4節(jié)對“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”給出了如下定義：“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員，也可稱為本領(lǐng)域的技術(shù)人員，是指一種假設(shè)的“人”，假定他知曉申請日或者優(yōu)先權(quán)日之前發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域所有的普通技術(shù)知識，能夠獲知該領(lǐng)域中所有的現(xiàn)有技術(shù)，并且具有應(yīng)用該日期之前常規(guī)實(shí)驗(yàn)手段的能力，但他不具有創(chuàng)造能力。如果所要解決的技術(shù)問題能夠促使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在其他技術(shù)領(lǐng)域?qū)ふ壹夹g(shù)手段，他也應(yīng)具有從該其他技術(shù)領(lǐng)域中獲知該申請日或優(yōu)先權(quán)日之前的相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)、普通技術(shù)知識和常規(guī)實(shí)驗(yàn)手段的能力?！备鶕?jù)上述定義，“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”知曉申請日或者優(yōu)先權(quán)日之前發(fā)明或?qū)嵱眯滦退鶎偌夹g(shù)領(lǐng)域所有的普通技術(shù)知識。在本案中，專利權(quán)人提交的《機(jī)械設(shè)計(jì)手冊》中關(guān)于“伸縮式汽缸”的結(jié)構(gòu)及工作原理屬于本領(lǐng)域的普通技術(shù)知識，是本領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)知曉的。因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員結(jié)合說明書中記載的信息以及其本身具備的常規(guī)技術(shù)知識，就能夠?qū)崿F(xiàn)“采用伸縮氣缸完成沖孔和導(dǎo)管伸入兩個(gè)動(dòng)作，即兩個(gè)動(dòng)作由單一汽缸來完成”的技術(shù)方案，解決其技術(shù)問題，達(dá)到其預(yù)期效果。因此，請求人關(guān)于本專利未充分公開的觀點(diǎn)不能成立。

　

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