《專利法》第三十三條之適用制度設(shè)計

2012-02-25
文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 寇英杰

　　《專利法》第三十三條規(guī)定：申請人可以對其專利申請文件進(jìn)行修改，但是，對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，對外觀設(shè)計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。顯然，《專利法》第三十三條賦予了申請人對其申請文件進(jìn)行主動修改的權(quán)利，但同時也對該權(quán)利的行使進(jìn)行了適當(dāng)?shù)臋?quán)利限制，以防止申請人濫用權(quán)利而損害公眾的利益。然而，在實踐中，就如何適用《專利法》第三十三條往往會在審查者與申請人之間產(chǎn)生矛盾。審查者傾向于采取嚴(yán)格的做法以限制申請人主動修改的范圍，而申請人往往寬泛地理解該條款，以盡可能地擴(kuò)大自己的權(quán)利。很顯然，無論哪種態(tài)度都不利于該條款的正確適用，也無法達(dá)到《專利法》的立法的目的和法益價值。

　　實際上，在理解《專利法》第三十三條時應(yīng)該把握我國《專利法》的立法宗旨和目的，在適用該條款時采取利益平衡原則，以達(dá)到專利權(quán)人的利益和社會公眾利益之間的平衡。所謂的利益平衡原則或者利益均衡原則，它是在一定的利益格局和體系下出現(xiàn)的利益體系相對和平共處、相對均衡的狀態(tài)[1]，也就是要考慮到知識產(chǎn)權(quán)法律關(guān)系中最基本的主體即知識產(chǎn)權(quán)人和知識產(chǎn)品的使用者即一般的社會公眾之間的權(quán)利和義務(wù)之間的平衡，以及它們自身權(quán)利和義務(wù)之間的平衡。一方面，基于知識產(chǎn)權(quán)客體知識產(chǎn)品的公共商品的特性而有必要賦予知識產(chǎn)權(quán)人對知識產(chǎn)品以獨(dú)占性的專有權(quán)，以禁止或限制不勞而獲的搭便車的行為，維系對知識創(chuàng)造活動的激勵與促進(jìn)。另一方面，知識產(chǎn)品的生產(chǎn)具有相當(dāng)?shù)纳鐣?，知識產(chǎn)品的生產(chǎn)離不開對人類已有的“知識共有物”的借鑒和利用，因此需要對這種獨(dú)占性的專有權(quán)進(jìn)行權(quán)利限制，以通過權(quán)利限制來平衡知識產(chǎn)權(quán)人和社會公眾的利益關(guān)系。

　　因此，在適用《專利法》第三十三條時，絕對不能僅僅從字面含義上來理解和機(jī)械套用該條款，而是要從《專利法》的立法宗旨以及法效益價值的角度來理解和適用它。即一方面要充分尊重和保護(hù)專利申請人的合法權(quán)益，應(yīng)該認(rèn)識到申請人在撰寫申請文件時難免會出現(xiàn)某些偏差或過錯，應(yīng)該允許申請人在后續(xù)申請程序中對其申請文件進(jìn)行完善，同時這也是對社會公眾負(fù)責(zé)任的表現(xiàn)，能夠產(chǎn)生良好的社會效益。一個有缺陷的權(quán)利可能會在以后的使用中帶來糾紛，從而需要更大的社會糾錯成本，因此法律應(yīng)該賦予申請人改正錯誤或者完善權(quán)利的機(jī)會，以產(chǎn)生良好的權(quán)利。但是，另一方面，對這種權(quán)利的行使也應(yīng)該進(jìn)行限制，防止申請人的“權(quán)利濫用”和“偷懶”，以及保護(hù)社會公眾基于申請人原始公開的內(nèi)容而產(chǎn)生的期待性利益。顯然的是，如果不進(jìn)行權(quán)利限制，申請人在撰寫申請文件時會存在偷懶或僥幸心里，甚至存在“故意欺騙公眾”的心理，因為他會認(rèn)為法律明確賦予了自己權(quán)利可以在以后的程序中進(jìn)行任意的修改。因此，申請人就可以根據(jù)具體情況比如商業(yè)利益、競爭對手的情況來公開或修改他的技術(shù)信息而不在最初的申請和公開階段盡可能地公開和界定他的權(quán)利邊界。而社會公眾尤其是商業(yè)競爭對手往往會根據(jù)申請人公開的原始技術(shù)信息來確定自己的技術(shù)創(chuàng)新或權(quán)利范圍，以避免侵權(quán)，從而在此基礎(chǔ)上形成自己的可期待利益。如果放任申請人在后續(xù)的程序中隨意改變原始的技術(shù)信息，那么就可能使得第三方的期待利益與修改后的權(quán)利邊界發(fā)生沖突，從而導(dǎo)致第三方的利益受損或喪失。這顯然對第三方的權(quán)益保護(hù)是不公平的。實際上，這也會導(dǎo)致社會行為規(guī)范的紊亂，而無法實現(xiàn)《專利法》的功能與目的。

　　基于上述利益平衡原則的分析，在具體操作制度設(shè)計上，可以將《專利法》第二十六條第四款與《專利法》第三十三條結(jié)合起來適用，以使得《專利法》第三十三條更具有可操作性。具體來說，即是在現(xiàn)行的專利法律制度框架下，在適用《專利法》第三十三條時考慮《專利法》第二十六條第四款的內(nèi)容并與其結(jié)合使用，以達(dá)到專利申請人/專利權(quán)人與社會公眾之間的利益平衡的效果。

　　概括地說，在考慮申請人的修改內(nèi)容是否超出原始公開范圍時，可以考慮《專利法》第二十六條第四款的內(nèi)容，以第二十六條第四款的判斷準(zhǔn)則來確定申請人所做的修改內(nèi)容是否可以得到說明書的支持。如果該修改內(nèi)容可以得到說明書的支持，則可以認(rèn)為該修改內(nèi)容符合《專利法》第三十三條的規(guī)定，可以允許。如果修改內(nèi)容不能夠得到說明書的支持，則認(rèn)為該修改內(nèi)容根本不符合《專利法》第三十三條的規(guī)定，是不允許的。在現(xiàn)行的實踐中，修改內(nèi)容是否可以得到說明書的支持僅僅是修改不超出原始內(nèi)容公開范圍的必要條件，而不是充要條件。采用上述建議的判斷原則，顯然使得對《專利法》第三十三條的適用更加具有可操作性，而且也適當(dāng)?shù)亍皵U(kuò)張”了申請人的權(quán)利。
應(yīng)該認(rèn)識到，這樣做并不等于將《專利法》第三十三條與第二十六條第四款等同起來。二者具有各自的適用條件和范圍。這里只是在現(xiàn)行的法律框架條件下把《專利法》第二十六條第四款作為適用《專利法》第三十三條的一個判斷手段，以使得上述的利益平衡原則更具有可操作性。

　　在具體討論《專利法》第三十三條與第二十六條第四款結(jié)合使用之前，首先來看兩個例子。
　　根據(jù)審查指南的規(guī)定，在得到說明書支持的情況下，允許權(quán)利要求對發(fā)明或者實用新型作概括性的限定，亦即可以在權(quán)利要求中使用上位概念。例1：在說明書中的具體實施方式中描述了三種結(jié)構(gòu)A1，A2和A3，那么在權(quán)利要求中可以使用上位概念A(yù)來對技術(shù)方案進(jìn)行限定（比如在審查指南中例舉的用“皮帶傳動”概括“平皮帶、三角皮帶和齒形皮帶傳動等”的例子），這是符合《專利法》第二十六條第四款的規(guī)定的，該上位特征A可以得到說明是的支持，是允許的。然而，如果申請人在撰寫申請文件和遞交時并沒有進(jìn)行這樣的概括，而僅僅是在權(quán)利要求中分別限定了A1，A2，A3三種具體的結(jié)構(gòu)。那么，在審查過程中，如果申請人依據(jù)《專利法》第三十三條的規(guī)定對權(quán)利要求進(jìn)行修改，重新將具體的結(jié)構(gòu)A1，A2，A3限定為上位概念A(yù)，這是否允許呢？

　　再來看另一個例子2：在說明書的具體實施方式中描述了兩個實施例，其中第一個實施例的技術(shù)方案包括A，B，C，D四個特征，第二個實施例的技術(shù)方案包括四個特征A，B，E，F(xiàn)四個特征。在撰寫權(quán)利要求時，申請人對應(yīng)于這兩個實施例分別撰寫了兩個獨(dú)立權(quán)利要求，其中一個獨(dú)立權(quán)利要求限定了包含A，B，C，D四個特征的技術(shù)方案，另一個獨(dú)立權(quán)利要求限定了包含A，B，E，F(xiàn)四個特征的技術(shù)方案。在實質(zhì)審查過程中，審查意見中指出上述兩個獨(dú)立權(quán)利要求相對于現(xiàn)有技術(shù)均不具有創(chuàng)造性。針對這樣的審查意見，申請人發(fā)現(xiàn)可以將兩個技術(shù)方案合并成一個包含A，B，C，D，E，F(xiàn)特征的技術(shù)方案，該技術(shù)方案相對于現(xiàn)有技術(shù)具有創(chuàng)造性。那么，申請人的這種修改是否允許呢？

　　對于上述兩個例子1和2，根據(jù)現(xiàn)在的審查原則，答案是否定的。
　　首先來看例子1，雖然在說明書中公開了具體的結(jié)構(gòu)特征A1，A2，A3，并且對于本技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說可以把它們上位概括為特征A。但是，在修改階段，申請人的這種修改顯然不會被審查者所接受，審查者會認(rèn)為這種修改超出了原始公開內(nèi)容的范圍，不符合《專利法》第三十三條的規(guī)定。因為從《專利法》第三十三條來理解，包含重新限定后的特征A的技術(shù)方案既不是原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容，也不是根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容。顯然這種修改超出了原始的公開內(nèi)容范圍。

　　再來看例子2，很明顯，原始說明書中并沒有描述或公開包含A，B，C，D，E，F(xiàn)特征的技術(shù)方案。審查者依據(jù)《專利法》第三十三條，會認(rèn)為重新限定后的技術(shù)方案既不是原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容，也不是根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容，因此不能夠接受這種修改，即使對于本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，通過閱讀本發(fā)明的申請文件以及結(jié)合公知常識或現(xiàn)有技術(shù)可以理解到該新的技術(shù)方案可以得到說明書的支持。

　　類似的情況還包括，在主動修改階段，申請人能否將公知常識或現(xiàn)有技術(shù)的內(nèi)容加入到權(quán)利要求中進(jìn)行修改。依據(jù)現(xiàn)有的審查實踐，答案也是否定的。

　　那么這種審查方式以及審查的結(jié)果是否合理呢？很顯然，這種審查的要求過于嚴(yán)格，限制了申請人的正當(dāng)權(quán)利。因為，既然一個技術(shù)方案可以得到說明書的支持，那就表明原始的申請文件已經(jīng)完全公開或隱含了該技術(shù)方案的信息，那么就應(yīng)該允許申請人在其公開內(nèi)容的范圍內(nèi)實現(xiàn)他應(yīng)該獲得的利益，而不應(yīng)該進(jìn)行不合理的限制。而對社會公眾來說，作為判斷主體的本領(lǐng)域的技術(shù)人員，其有義務(wù)理解到申請人的技術(shù)文件所包含的任何技術(shù)信息和法律信息，從而不使自己的期待性利益受到損失，因此其也應(yīng)該以寬容的心態(tài)來尊重申請人的勞動和權(quán)利。如果第三方應(yīng)當(dāng)理解到申請人的技術(shù)文件所包含的任何技術(shù)信息和法律信息而沒有理解到，那么其就應(yīng)該承擔(dān)由于自己未盡的注意義務(wù)而產(chǎn)生的不利后果。因此，從這個角度來說，如果修改后的內(nèi)容可以得到說明書的支持，就應(yīng)該認(rèn)為符合《專利法》第三十三條的規(guī)定，因此應(yīng)該允許。

　　根據(jù)《專利法》第二十六條第四款規(guī)定：權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，清楚、簡要地限定要求專利保護(hù)的范圍。《審查指南》第二分第二章（2-27頁）對這一條款做了進(jìn)一步的解釋：在判斷權(quán)利要求是否得到說明書的支持時，應(yīng)當(dāng)考慮說明書的全部內(nèi)容，而不是僅限于具體實施方式部分的內(nèi)容。如果說明書的其它部分也記載了有關(guān)具體實施方式或?qū)嵤├膬?nèi)容，從說明書的全部內(nèi)容來看，能說明權(quán)利要求的概括是適當(dāng)?shù)?，則應(yīng)當(dāng)認(rèn)為權(quán)利要求得到了說明書的支持。 關(guān)于權(quán)利要求與說明書的支持問題，應(yīng)該理解到權(quán)利要求旨在描述一種技術(shù)方案，具有概括性（包括上位概括）特點(diǎn)，因此其描述方式會與說明書不一致，如果本領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從說明書中理解和實施這種概括的技術(shù)方案，則可以認(rèn)為這樣的權(quán)利要求得到了說明書的支持，是專利法所允許的。

　　很顯然，與《專利法》第三十三條相比，《專利法》對權(quán)利要求與說明書的支持問題采取了較為寬松的態(tài)度，只要本領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從整個說明書中理解和實施權(quán)利要求中概括的技術(shù)方案，就可以認(rèn)為這樣的權(quán)利要求得到了說明書的支持，而不對文字的描述形式做更多的限制。這對于審查者在基于《專利法》第三十三條審查申請人的主動修改所采取的要求字面上近乎完全相同的做法來說是截然不同的。

　　于是就會產(chǎn)生一個疑問，為什么在同樣的立法宗旨和基礎(chǔ)上會出現(xiàn)如此大的理解和適用差別。關(guān)于此問題，首先要認(rèn)識到《專利法》的立法宗旨是一致的，各條款之間是和諧的，不存在任何沖突。問題在于在法的適用環(huán)節(jié)上出現(xiàn)了偏差。不同的適用主體和不同的適用環(huán)境會產(chǎn)生適用上的誤差，尤其在法律的規(guī)定不具有系統(tǒng)性和明確的可操作性的情況下。因此，這也是建議將《專利法》第三十三條與第二十六條第四款結(jié)合使用的道理之一。由于《專利法》第二十六條第四款的適用目前并未出現(xiàn)申請者與審查者之間的過多矛盾，因此通過更具有操作性的《專利法》第二十六條第四款的適用來糾正在適用《專利法》第三十三條上的操作誤差是可行的。

　　然而，由于《專利法》第二十六條第四款要求得較為寬松，因此適用《專利法》第二十六條第四款來判斷修改內(nèi)容是否符合《專利法》第三十三條會使得申請人的修改權(quán)利“擴(kuò)張”。這種權(quán)利“擴(kuò)張”是否合理呢？是否會對社會公眾的利益產(chǎn)生損害而使得申請人獲取了不正當(dāng)?shù)睦婺?？顯然不是，應(yīng)該認(rèn)識到，這種權(quán)利“擴(kuò)張”并非是通過限制社會公眾的利益來賦予申請人更多的權(quán)利，而僅僅是把申請人應(yīng)當(dāng)?shù)臋?quán)利“返還”給了申請人，是一種利益平衡的結(jié)果，更有利于保護(hù)專利法律關(guān)系中當(dāng)事人的權(quán)利，實現(xiàn)專利法的利益價值。因此，并不會產(chǎn)生不公平和不合理的結(jié)果。我國知識產(chǎn)權(quán)司法實踐也體現(xiàn)了對利益平衡問題的重視，如最高人民法院有關(guān)判決指出：專利法的立法宗旨是“既要明確受保護(hù)的專利技術(shù)方案，又要明確社會公眾可以自由利用技術(shù)進(jìn)行發(fā)明創(chuàng)造的空間，把對專利的合理保護(hù)和對社會公眾提供足夠的法律確定性結(jié)合起來。”[2]

　　現(xiàn)在再來看上述的例子1，2，如果采用上述的判定方法，該例子1，2中的修改都應(yīng)該是允許的，符合《專利法》第三十三條的規(guī)定，因為修改后的內(nèi)容可以得到說明支持，符合《專利法》第二十六條第四款的規(guī)定。同樣，對于修改中包含公知常識或現(xiàn)有技術(shù)的內(nèi)容是否符合《專利法》第三十三條的規(guī)定的問題，也自然具有了答案。

　　然而，應(yīng)該認(rèn)識到，雖然建議采用《專利法》第三十三條與第二十六條第四款相結(jié)合的方式來判斷修改是否超出原始公開內(nèi)容的范圍，但是該兩個法條畢竟是基于不同的立法理念來完成的，具有各自的內(nèi)容和使命，而不能夠相互通用或替代。因此如何進(jìn)一步在法律上對《專利法》第三十三條進(jìn)行概念解釋，完善其理論框架，以及對修改進(jìn)行科學(xué)的分類以增強(qiáng)可操作性才是最重要的。

　　【注釋】
　　[1] 馮曉青，知識產(chǎn)權(quán)法利益平衡原理論綱，http://www.chinalawinfo.com, 2010.
　　[2] 參見最高人民法院（2001）民提字第1號判決

　

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