文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 張春水   

　　一、案情

　　本案涉及申請(qǐng)日為2006年4月27日、發(fā)明名稱為“在X射線分析領(lǐng)域內(nèi)對(duì)鑄造缺陷進(jìn)行分類的方法”的發(fā)明專利申請(qǐng)（以下稱為本申請(qǐng)），其申請(qǐng)?zhí)枮?00610078930.4，優(yōu)先權(quán)日為2005年4月28日，公開日為2006年11月1日。

　　在實(shí)審階段，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的實(shí)質(zhì)審查部門（以下簡稱實(shí)審部門）以本申請(qǐng)權(quán)利要求1-6不符合專利法第22條第3款的規(guī)定為由，于2011年5月19日發(fā)出了駁回決定，駁回了本申請(qǐng)。駁回決定引用對(duì)比文件如下：

　　對(duì)比文件1： “鑄件缺陷分析專家系統(tǒng)的研究”，張立光等，《機(jī)械工程學(xué)報(bào)》，第37卷，第11期，2011年11月，第85-88頁；

　　對(duì)比文件2： 《鑄件缺陷和對(duì)策手冊》，陳國楨，機(jī)械工業(yè)出版社，第18-28頁，公開日為2002年2月28日；

　　對(duì)比文件3： 公開號(hào)為CN1401075A的中國發(fā)明專利申請(qǐng)公開說明書，公開日為2003年3月5日。

　　駁回決定所針對(duì)的權(quán)利要求1如下：

　　“1.在X射線分析領(lǐng)域內(nèi)對(duì)鑄件的鑄造缺陷進(jìn)行分類的方法，其中鑄造缺陷被自動(dòng)歸入各已知的鑄造缺陷類型中，方法是將鑄件的X射線圖與已知的鑄造缺陷類型的訓(xùn)練圖中的特征相比較，并且由此確定被檢查鑄件中存在的鑄造缺陷。”

　　駁回決定指出：權(quán)利要求1所要求保護(hù)的方案與對(duì)比文件1公開的技術(shù)內(nèi)容相比，區(qū)別僅在于：自動(dòng)、X射線分析以及X射線圖?；谏鲜鰠^(qū)別技術(shù)特征，權(quán)利要求1實(shí)際要解決的技術(shù)問題是：對(duì)鑄造缺陷進(jìn)行自動(dòng)分類、對(duì)鑄件的鑄造缺陷進(jìn)行X射線檢測分析。而對(duì)比文件3公開了一種自動(dòng)檢測試樣中鑄造缺陷的方法，具體公開了如下技術(shù)特征（參見說明書摘要、說明書第1頁第4-5段）：多年來，在汽車工業(yè)中一直使用X射線檢測系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)鑄件的自動(dòng)、定量檢驗(yàn)（相當(dāng)于本發(fā)明的X射線分析）；圖像處理計(jì)算機(jī)，其任務(wù)在于通過處理X射線圖像（相當(dāng)于本發(fā)明的X射線圖），對(duì)鑄件或次品件中的試樣進(jìn)行自動(dòng)（相當(dāng)于本發(fā)明的自動(dòng)）分類。并且上述技術(shù)特征在對(duì)比文件3中的作用與其在權(quán)利要求1中的作用相同，均為對(duì)鑄造缺陷進(jìn)行自動(dòng)分類、對(duì)鑄件的鑄造缺陷采用X射線進(jìn)行檢測分析。因此，對(duì)比文件3給出了將上述技術(shù)特征應(yīng)用到對(duì)比文件1中以解決其存在的技術(shù)問題的啟示。因此，在對(duì)比文件1的基礎(chǔ)上，結(jié)合對(duì)比文件3以獲得上述權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案，對(duì)所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是顯而易見的。因此，權(quán)利要求1所要求保護(hù)的技術(shù)方案不具備突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，不具備專利法第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性。

　　申請(qǐng)人（下稱復(fù)審請(qǐng)求人）對(duì)上述駁回決定不服，于2011年9月2日向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提出復(fù)審請(qǐng)求，未對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行修改。

　　復(fù)審請(qǐng)求人在復(fù)審請(qǐng)求書中認(rèn)為：對(duì)比文件1沒有公開本申請(qǐng)獨(dú)立權(quán)利要求1的如下技術(shù)特征：1）“鑄造缺陷被自動(dòng)歸入各已知的鑄造缺陷類型中，方法是將鑄件的X射線圖與已知的鑄造缺陷類型的訓(xùn)練圖中的特征相比較”以及“X射線分析以及X射線圖”；2）對(duì)比文件3絕對(duì)沒有給出任何關(guān)于識(shí)別鑄造缺陷類型分類的教導(dǎo)和暗示。對(duì)比文件3所公開的方法的目的僅僅在于正確地檢查出有缺陷的試樣，并不將有缺陷的試樣進(jìn)行缺陷類型的分類。3）對(duì)比文件2同樣沒有公開甚至提及或暗示上述區(qū)別技術(shù)特征“鑄造缺陷被自動(dòng)歸入各已知的鑄造缺陷類型中，方法是將鑄件的X射線圖與已知的鑄造缺陷類型的訓(xùn)練圖中的特征相比較”。

　　在前置審查階段，實(shí)審部門認(rèn)為：復(fù)審請(qǐng)求人沒有修改申請(qǐng)文件，也沒有提出有說服力的理由，因此堅(jiān)持駁回決定。隨后，專利復(fù)審委員會(huì)依法成立合議組對(duì)本案進(jìn)行審查。

　　合議組認(rèn)為，對(duì)比文件1要求保護(hù)一種在X射線分析領(lǐng)域內(nèi)對(duì)鑄件的鑄造缺陷進(jìn)行分類的方法，對(duì)比文件1公開的是鑄件缺陷分析專家系統(tǒng)的研究，具體公開如下內(nèi)容：圖形引導(dǎo)的鑄件缺陷識(shí)別：本系統(tǒng)給出同類相似缺陷（或缺陷組）的典型特征作為診斷依據(jù)，同時(shí)給出典型缺陷示意圖作為識(shí)別向?qū)Вㄈ鐖D4所示），形象化地引導(dǎo)用戶對(duì)照鑄件缺陷實(shí)物特征進(jìn)行選擇，給系統(tǒng)提供足夠的信息以獲得缺陷診斷結(jié)果。最后，系統(tǒng)將給出診斷結(jié)果，同時(shí)給出缺陷的典型實(shí)物照片供用戶參考，以便與實(shí)際情況相對(duì)照（參見第87頁左欄第4.1節(jié)）。

　　將權(quán)利要求1與對(duì)比文件1相比較可知，1）后者對(duì)于鑄造缺陷進(jìn)行分類是基于鑄件的實(shí)物特征進(jìn)行的，而前者是利用X射線圖對(duì)于鑄件的鑄造缺陷進(jìn)行分類；2）后者對(duì)于鑄造缺陷進(jìn)行分類是以典型缺陷示意圖作為識(shí)別向?qū)В罢邔?duì)于鑄造缺陷進(jìn)行分類是以鑄造缺陷類型的訓(xùn)練圖作為識(shí)別依據(jù)；3）后者對(duì)于鑄造缺陷的分類是基于人工將鑄件的實(shí)物特征與鑄件缺陷專家系統(tǒng)當(dāng)中的典型缺陷示意進(jìn)行對(duì)照給出鑄造缺陷類型的，而前者是基于X射線圖與已知的鑄造缺陷類型的訓(xùn)練圖的特征相比較，鑄造缺陷被自動(dòng)歸入各已知的鑄造缺陷類型中。

　　基于上述分析可以得出兩者的區(qū)別在于對(duì)比文件1沒有公開權(quán)利要求1中的以下特征：1）在X射線分析領(lǐng)域?qū)﹁T件的鑄造缺陷進(jìn)行分類的方法；2）將鑄件的X射線圖與已知的鑄造缺陷類型的訓(xùn)練圖中的特征相比較，并且由此確定被檢查鑄件中存在的鑄造缺陷；3）其中鑄造缺陷被自動(dòng)歸入各已知的鑄造缺陷類型中?；谏鲜鰠^(qū)別技術(shù)特征，權(quán)利要求1相對(duì)于對(duì)比文件1實(shí)際解決的技術(shù)問題是提高對(duì)于鑄件的鑄造缺陷進(jìn)行分析檢測的準(zhǔn)確率以及效率。

　　對(duì)比文件1中的缺陷識(shí)別中，系統(tǒng)假定用于擁有較少的鑄造專業(yè)知識(shí)并且需要專家支持來幫助他診斷缺陷。通過精確設(shè)計(jì)的用戶對(duì)話界面來與用戶進(jìn)行交互，以便診斷一種不熟悉的缺陷。具體來說，對(duì)比文件1中對(duì)于鑄件進(jìn)行缺陷分類的方法僅僅是基于人工將鑄件的實(shí)物特征與鑄件缺陷專家系統(tǒng)當(dāng)中的典型缺陷示意圖進(jìn)行對(duì)照給出鑄造缺陷類型的，不是利用X射線分析，基于X射線圖與已知的鑄造缺陷類型的訓(xùn)練圖的特征相比較，對(duì)于鑄件的鑄造缺陷類型進(jìn)行自動(dòng)分類，如上所述，對(duì)比文件1中的缺陷分類都是人工進(jìn)行的，并沒有給出利用X射線對(duì)于鑄件的鑄造缺陷類型進(jìn)行自動(dòng)分類的技術(shù)啟示。

　　對(duì)比文件2公開了一種鑄件缺陷分類的基礎(chǔ)專業(yè)知識(shí)，其中詳細(xì)論述缺陷分類方法；我國的鑄件缺陷分類方法；國際缺陷鑄件缺陷圖譜，其中包括缺陷類別、缺陷名稱、缺陷代碼、缺陷定義或釋義等；按缺陷形成的機(jī)理分類方法；按工序或其他將鑄件分類的方法（參見第18-28頁）。其僅僅是對(duì)鑄件缺陷分類的基本知識(shí)進(jìn)行介紹，對(duì)上述區(qū)別技術(shù)特征沒有給出任何啟示。

　　對(duì)比文件3公開了一種利用X射線對(duì)于鑄件的鑄造缺陷進(jìn)行自動(dòng)檢測的方法，具體公開了與本發(fā)明相關(guān)的如下內(nèi)容：多年來，在汽車工業(yè)中一直使用X射線檢測系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)鑄件的自動(dòng)、定量檢驗(yàn)；圖像處理計(jì)算機(jī)，其任務(wù)在于通過處理X射線圖像，對(duì)鑄件或次品件中的試樣進(jìn)行自動(dòng)分類（參見說明書第1頁第4-5段）。但是，對(duì)比文件3中僅僅公開了通過處理X射線圖像對(duì)鑄件或次品件中的試樣進(jìn)行自動(dòng)分類，并沒有具體公開按照鑄造缺陷類型進(jìn)行自動(dòng)分類，也沒有給出利用X射線對(duì)于鑄件的鑄造缺陷類型進(jìn)行自動(dòng)分類的技術(shù)啟示。而且，也沒有任何證據(jù)表明利用X射線對(duì)于鑄件的鑄造缺陷類型進(jìn)行自動(dòng)分類為本領(lǐng)域公知常識(shí)。

　　因此，對(duì)比文件1、對(duì)比文件2、對(duì)比文件3以及公知常識(shí)的任意結(jié)合也不能顯而易見地得到權(quán)利要求1的利用X射線對(duì)鑄件的鑄造缺陷類型進(jìn)行自動(dòng)分類的技術(shù)方案，且權(quán)利要求1所要求保護(hù)的技術(shù)方案具有可以自動(dòng)確定鑄件中鑄造缺陷、提高鑄造過程生產(chǎn)率的有益效果。因此，權(quán)利要求1相對(duì)于對(duì)比文件1-3具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，具備專利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性。

　　因此，專利復(fù)審委員會(huì)在2012年11月2日作出了撤銷駁回決定的復(fù)審決定。

　　二、專利代理人評(píng)析

　　專利代理人認(rèn)為，本案主要涉及專利法第22條第3款的判斷。在第22條第3款的判斷中，審查員經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)“事后諸葛亮”的判斷，即在得知發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案后再去判斷其是否顯而易見，從而會(huì)低估發(fā)明或者實(shí)用新型創(chuàng)造性。如果所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)其所掌握的現(xiàn)有技術(shù)能夠得出發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案，則該發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案沒有創(chuàng)造性，如果不能得出，則該發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案就符合專利法第22條第3款的要求。創(chuàng)造性的判斷是基于一定的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行的，在答復(fù)審查意見的時(shí)候，專利代理人應(yīng)該以審查員引用的對(duì)比文件為依據(jù)，站在所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員的角度，從對(duì)比文件所能證明的事實(shí)出發(fā)來判斷。

　　本案所涉及的創(chuàng)造性的判斷方法是比較典型的一種。面對(duì)一個(gè)內(nèi)容簡單的技術(shù)方案，審查員很容易產(chǎn)生其創(chuàng)造性不高或者沒有創(chuàng)造性的感覺，這個(gè)感覺通常是在得知了技術(shù)方案之后產(chǎn)生的，屬于“事后諸葛亮”。而技術(shù)方案本身的產(chǎn)生過程，即發(fā)明人得出技術(shù)方案的過程應(yīng)當(dāng)在評(píng)價(jià)創(chuàng)造性時(shí)予以考慮。所以專利代理人在處理此類案件時(shí)，要特別向?qū)彶閱T說明，判斷發(fā)明是否具有創(chuàng)造性，實(shí)際上是判斷所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在所引用的對(duì)比文件的現(xiàn)有技術(shù)的情況下能否得出這樣的技術(shù)方案。如果不能得出這樣的技術(shù)方案，就是有創(chuàng)造性。因此，專利代理人可以采用《專利審查指南》中規(guī)定的判斷創(chuàng)造性的三步法進(jìn)行答辯。